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专利转让或许可不进行登记备案可以吗?

专利转让或许可不进行登记备案可以吗?

作者: b08207fef940 | 来源:发表于2020-07-05 16:29 被阅读0次

    知识产权作为企业的一种无形资产,同有形资产性质类似,可根据企业的生产经营需求,进行相关无形资产的转让。如某医药公司将其研发的某款药品技术转让给另外一家公司,则需要同时将相关的药品专利一并转让,此时需要进行知识产权的转让登记。

    另外,知识产权作为一种无形资产,也有其特殊性。如多方可以签署专利实施许可合同,共同使用某技术方案,则此时还涉及到知识产权的许可备案。

    专利转让需要登记才能生效。

    根据《专利法》第10条规定:“转让专利申请权或者专利权的,当事人应当订立书面合同,并向国务院专利行政部门登记,由国务院专利行政部门予以公告。专利申请权或者专利权的转让自登记之日起生效。”

    根据上述规定,专利权或专利申请权的转让必须经过登记后方可生效。如果双方仅签订专利申请权或专利权的转让合同,而未向国家知识产权局进行登记,则专利的申请权或专利权并不发生转让。

    因此,对于企业间的技术转让行为,不但需要签订相应的技术转让合同,还需要将技术转让中涉及到的专利进行登记,只有进行专利转让登记,变更专利申请人或专利权人后,相关专利权的变更才发生效力。

    专利许可并不强制要求备案。

    根据《专利法》第12条规定:“任何单位或者个人实施他人专利的,应当与专利权人订立实施许可合同,向专利权人支付专利使用费。被许可人无权允许合同规定以外的任何单位或者个人实施该专利。”

    基于上述规定,如果发生专利许可时,专利权人与被许可人之间需要签订专利实施许可合同。但对于是否需要进行许可备案《专利法》中并未做相关要求。

    但《专利法实施细则》第14条规定:“专利权人与他人订立的专利实施许可合同,应当自合同生效之日起3个月内向国务院专利行政部门备案。”

    对于该规定,我们理解对于专利实施许可合同,需要在合同生效日3个月内进行备案。但这是否意味着若许可合同3月内不备案,许可合同无效呢?我们认为该规定是一条引导性规范,是为了完善国家对专利权的管理,便于社会公众了解该专利的状态。如专利许可在国家知识产权进行备案后,社会公众均可以进行查询。如在进行专利转让的尽职调查时,若发现该专利目前已独占许可或排他许可给他人,则受让该专利的人需要先评估该专利许可对其影响。如该专利已独占许可给其竞争对手,那么即使受让人购买了该专利,其依然无法实施该专利技术,进而对企业生产经营造成实质性影响。

    因此,基于上述讨论,我们认为签订专利实施许可合同后,即使没有按照《专利法实施细则》的规定在3个月内进行备案,也不会导致该合同无效。在司法实践中,法院也认为专利实施许可合同的效力不受备案与否的影响,对于当事人基于专利许可合同未在3个月内进行备案而主张合同无效的,法院也不会予以支持。

    综上,在进行专利申请权或专利权转让时,需要到国家知识产权局进行登记,变更专利申请权人或专利权人,该转让才会生效。若只签订转让合同,而未进行专利登记,则转让不发生效力。对于专利许可行为,只要专利实施许可合同真实有效,符合合同法的相关规定即可。即使未在3个月内进行备案,也不会导致该专利许可合同无效。当然,我们还是建议在签订专利实施许可合同后,及时按照相关要求进行备案,以规范专利实施许可行为,保护双方当事人的合法权益和商业利益。

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