《专代实务精讲通关班》读书笔记

1，六大课程模块

(1) 解读专利实务

-专利代理实务考试内容介绍

-专利授权客体；

-不授予专利权客体；

(2) 新颖性，创造性，实用性，其他要求[100分左右]

-新颖性

[1]现有技术及抵触申请；

[2]新颖性判断原则；

[3] 权利要求技术方案解读；

[4] 技术特征对比表及案例练习；

[5] 新颖性判断及评述案例练习；

-创造性

[1] 基本概念及判断原则；

[2] 创造性辅助判断基准及常见问题；

[3] 创造性案例判断练习1，2；

[4] 创造性案例评述案例；

[5] 结合启示的创造性判断练习；

(3) 权利要求撰写；

[1] 单一性及分案申请；

[2] 分案申请案例练习；

[3] 权利要求撰写思路；

[4] 权利要求撰写方法；

[5] 权利要求撰写实战解析；

(4) 审查意见答复

-审查意见答复的基本原则；

-审查意见中实质性缺陷的处理；

-专利申请文件的修改策略；

-意见陈述书撰写指导；

-审查意见答复实战解析；

(5) 无效宣告及意见陈述

[1] 无效宣告请求书撰写思路；

[2] 无效宣告理由及权利要求修改策略；

[3] 无效宣告请求书撰写实战解析；

[4] 无效意见陈述书撰写思路及无效理由答复策略；

[5] 无效意见陈述书撰写及权利要去修改实战解析；

(6) 评分标准/答题技巧

2，专利法试题对应大纲节排名

-《2020年专利代理师资格考试大纲.doc》

(1) 第四章 第二节 专利的申请及审查流程；-254题 **

-对应审查指南

第一部分 第一章 发明专利申请的初步审查

第一部分 第二章 使用新型专利申请的初步审查

第一部分 第三章 外观设计专利申请的初步审查

第二部分 第八章 实质审查程序

(2) 第二章 第二节 发明和试用新型专利申请的授权条件 -130题；

-对应审查指南

第二部分 第三章 新颖性

第二部分 第四章 创造性

第二部分 第五章 实用性

知识点：现有技术，新颖性，创造性，实用性

(3) 第六章 第二节 专利侵权行为与救济方法 -123题 *

--对应审查指南

专利法 第六章 第二节 专利侵权行为与救济方法

知识点：假冒专利的行为

(4) 第三章 第一节 发明和实用新型专利申请文件 -109题；

--对应审查指南

第二部分 第二章 说明书和权利要求书*

第二部分 第九章 5.2权利要求书的撰写

第二部分 第九章 3.4关于实施例

(5) 第四章 第一节 基本概念；-89题；

--对应审查指南

第五部分 第一章 专利申请文件及手续

第五部分 第二章 专利费用

第五部分 第三章 受理

第五部分 第四章 专利申请文档

第五部分 第五章 保密申请与向保密审查

第五部分 第六章 通知与决定

第五部分 第七章 期限、权利的恢复、中止

(6) 第五章 第三节 专利权的无效宣告请求 -87题

--对应审查指南

第四部分 第三章 无效宣告请求的审查

4.2 无效宣告理由的增加

4.3.1 请求人举证

4.6.2 修改方式

4.6.3 修改方式的限制

第四部分 第八章 无效宣告中有关证据问题的规定

重要指示点：无效宣告请求的形式审查，无效宣告理由，修改原则、无效宣告中有关证据问题的规定（*）

(7) 第一章 第二节 申请专利的权利和专利权的归属 -70题；

-专利法 第一章 第二节 申请专利的权利及专利权的归属；

(8) 第六章 第一节 专利权 -60题；

(9) 第二章 第一节 专利保护的对象和主题 -58题；

(10)第五章 第二节 专利申请的复审 -54题

3，相关法试题大纲

（1）第二节 合同法 -189题；

（2）第一节 著作权法 -186题

（3）第二节 商标法 - 186题

（4）第三节 民事诉讼法 - 178题

（5）第五节 行政诉讼法 - 160题

-行政复议的程序

（6）第一节 民法通则 - 157题

（7）第四节点的 行政复议法 - 130题

（8）第二节 与贸易相关的知识产权协定 -52题

（9）第一节 保护工业产权（巴黎公约）-41题；

（10）第四节 职务技术新品种保护条例 -28题

4，实务的题型

（1）简述题，撰写题，答复题

本质考试点： 新颖性（抵触申请），创造性，单一性（分案），优先权

正：答审查意见，答无效宣告；反：提答复意见，提无效宣告；

（2）3-4道题，阅读量在5000字，书写量4000字，合格分数在90分；

（3）7条：申请文件的撰写，答复审查意见通知书的意见陈述书，无效宣告请求书的撰写，针对无效宣告请求书的意见陈述书的撰写，修改申请文件，单一性，简答题；

5，考点解析：必背法条

法2：保护客体；

本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

法9：重复授权；

同样的发明创造只能授予一项专利权。但是，同一申请人同日对同样的发明创造既申请实用新型专利又申请发明专利，先获得的实用新型专利权尚未终止，且申请人声明放弃该实用新型专利权的，可以授予发明专利权。

两个以上的申请人分别就同样的发明创造申请专利的，专利权授予最先申请的人。

*法22.2：新颖性；法22.3：创造性；

第二十二条 授予专利权的发明和实用新型，应当具备新颖性、创造性和实用性。

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

创造性，是指与现有技术相比，该发明具有突出的实质性特点和显著的进步，该实用新型具有实质性特点和进步。

实用性，是指该发明或者实用新型能够制造或者使用，并且能够产生积极效果。

本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

法26.3：充分公开；法26.4：说明书支持，清楚；

第二十六条 申请发明或者实用新型专利的，应当提交请求书、说明书及其摘要和权利要求书等文件。

请求书应当写明发明或者实用新型的名称，发明人的姓名，申请人姓名或者名称、地址，以及其他事项。

说明书应当对发明或者实用新型作出清楚、完整的说明，以所属技术领域的技术人员能够实现为准；必要的时候，应当有附图。摘要应当简要说明发明或者实用新型的技术要点。

权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

依赖遗传资源完成的发明创造，申请人应当在专利申请文件中说明该遗传资源的直接来源和原始来源；申请人无法说明原始来源的，应当陈述理由。

* 法31.1：单一性；

一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者实用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

一件外观设计专利申请应当限于一项外观设计。同一产品两项以上的相似外观设计，或者用于同一类别并且成套出售或者使用的产品的两项以上外观设计，可以作为一件申请提出。

法29：优先权；

第二十九条 申请人自发明或者实用新型在外国第一次提出专利申请之日起十二个月内，或者自外观设计在外国第一次提出专利申请之日起六个月内，又在中国就相同主题提出专利申请的，依照该外国同中国签订的协议或者共同参加的国际条约，或者依照相互承认优先权的原则，可以享有优先权。

申请人自发明或者实用新型在中国第一次提出专利申请之日起十二个月内，又向国务院专利行政部门就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

细则17：说明书组成；

第十七条　发明或者实用新型专利申请的说明书应当写明发明或者实用新型的名称，该名称应当与请求书中的名称一致。说明书应当包括下列内容： （一）技术领域：写明要求保护的技术方案所属的技术领域； （二）背景技术：写明对发明或者实用新型的理解、检索、审查有用的背景技术；有可能的，并引证反映这些背景技术的文件； （三）发明内容：写明发明或者实用新型所要解决的技术问题以及解决其技术问题采用的技术方案，并对照现有技术写明发明或者实用新型的有益效果； （四）附图说明：说明书有附图的，对各幅附图作简略说明； （五）具体实施方式：详细写明申请人认为实现发明或者实用新型的优选方式；必要时，举例说明；有附图的，对照附图。 发明或者实用新型专利申请人应当按照前款规定的方式和顺序撰写说明书，并在说明书每一部分前面写明标题，除非其发明或者实用新型的性质用其他方式或者顺序撰写能节约说明书的篇幅并使他人能够准确理解其发明或者实用新型。 发明或者实用新型说明书应当用词规范、语句清楚，并不得使用“如权利要求……所述的……”一类的引用语，也不得使用商业性宣传用语。 发明专利申请包含一个或者多个核苷酸或者氨基酸序列的，说明书应当包括符合国务院专利行政部门规定的序列表。申请人应当将该序列表作为说明书的一个单独部分提交，并按照国务院专利行政部门的规定提交该序列表的计算机可读形式的副本。 　　实用新型专利申请说明书应当有表示要求保护的产品的形状、构造或者其结合的附图。

细则19，*20，21，22：权利要求书相关要求；

第十九条　权利要求书应当记载发明或者实用新型的技术特征。 权利要求书有几项权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号。 权利要求书中使用的科技术语应当与说明书中使用的科技术语一致，可以有化学式或者数学式，但是不得有插图。除绝对必要的外，不得使用“如说明书……部分所述”或者“如图……所示”的用语。 权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，该标记应当放在相应的技术特征后并置于括号内，便于理解权利要求。附图标记不得解释为对权利要求的限制。 第二十条　权利要求书应当有独立权利要求，也可以有从属权利要求。 独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。 从属权利要求应当用附加的技术特征，对引用的权利要求作进一步限定。 第二十一条　发明或者实用新型的独立权利要求应当包括前序部分和特征部分，按照下列规定撰写： （一）前序部分：写明要求保护的发明或者实用新型技术方案的主题名称和发明或者实用新型主题与最接近的现有技术共有的必要技术特征； （二）特征部分：使用“其特征是……”或者类似的用语，写明发明或者实用新型区别于最接近的现有技术的技术特征。这些特征和前序部分写明的特征合在一起，限定发明或者实用新型要求保护的范围。 发明或者实用新型的性质不适于用前款方式表达的，独立权利要求可以用其他方式撰写。 一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者实用新型的从属权利要求之前。 第二十二条　发明或者实用新型的从属权利要求应当包括引用部分和限定部分，按照下列规定撰写： （一）引用部分：写明引用的权利要求的编号及其主题名称； （二）限定部分：写明发明或者实用新型附加的技术特征。 　　从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求，只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为另一项多项从属权利要求的基础。

细则42：分案相关要求；

第四十二条　一件专利申请包括两项以上发明、实用新型或者外观设计的，申请人可以在本细则第五十四条第一款规定的期限届满前，向国务院专利行政部门提出分案申请；但是，专利申请已经被驳回、撤回或者视为撤回的，不能提出分案申请。 国务院专利行政部门认为一件专利申请不符合专利法第三十一条和本细则第三十四条或者第三十五条的规定的，应当通知申请人在指定期限内对其申请进行修改；申请人期满未答复的，该申请视为撤回。 　　分案的申请不得改变原申请的类别。

法33：修改超范围；

第三十三条 申请人可以对其专利申请文件进行修改，但是，对发明和实用新型专利申请文件的修改不得超出原说明书和权利要求书记载的范围，对外观设计专利申请文件的修改不得超出原图片或者照片表示的范围。

细则51：主动修改；

第五十一条　发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改。 实用新型或者外观设计专利申请人自申请日起2个月内，可以对实用新型或者外观设计专利申请主动提出修改。 申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。 　　国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。

细则53：驳回条款；

第五十三条　依照专利法第三十八条的规定，发明专利申请经实质审查应当予以驳回的情形是指： （一）申请属于专利法第五条、第二十五条规定的情形，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权的； （二）申请不符合专利法第二条第二款、第二十条第一款、第二十二条、第二十六条第三款、第四款、第五款、第三十一条第一款或者本细则第二十条第二款规定的； 　　（三）申请的修改不符合专利法第三十三条规定，或者分案的申请不符合本细则第四十三条第一款的规定的。

细则65：无效理由；

第六十五条　依照专利法第四十五条的规定，请求宣告专利权无效或者部分无效的，应当向专利复审委员会提交专利权无效宣告请求书和必要的证据一式两份。无效宣告请求书应当结合提交的所有证据，具体说明无效宣告请求的理由，并指明每项理由所依据的证据。

前款所称无效宣告请求的理由，是指被授予专利的发明创造不符合专利法第二条、第二十条第一款、第二十二条、第二十三条、第二十六条第三款、第四款、第二十七条第二款、第三十三条或者本细则第二十条第二款、第四十三条第一款的规定，或者属于专利法第五条、第二十五条的规定，或者依照专利法第九条规定不能取得专利权。

说明：单一性不是无效的理由。

细则67：无效证据规定；

第六十七条　在专利复审委员会受理无效宣告请求后，请求人可以在提出无效宣告请求之日起1个月内增加理由或者补充证据。逾期增加理由或者补充证据的，专利复审委员会可以不予考虑。

细则69：无效修改规定；

第六十九条　在无效宣告请求的审查过程中，发明或者实用新型专利的专利权人可以修改其权利要求书，但是不得扩大原专利的保护范围。 发明或者实用新型专利的专利权人不得修改专利说明书和附图，外观设计专利的专利权人不得修改图片、照片和简要说明。

法24：发明创造不丧失新颖性的宽展期：

第二十四条 申请专利的发明创造在申请日以前六个月内，有下列情形之一的，不丧失新颖性：

（一）在中国政府主办或者承认的国际展览会上首次展出的；

（二）在规定的学术会议或者技术会议上首次发表的；

（三）他人未经申请人同意而泄露其内容的。

法25: 不授予专利权情况

第二十五条 对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

法45: 无效宣告

自国务院专利行政部门公告授权专利权之日起，任何单位或者个人认为该专利权的授予不符合本法有关规定的，可以请求专利复审委员会宣告该专利权无效。

6，考点解析：考查内容

（1）新颖性

[1] 对比文件是否能够用来评价新颖性？

对比文件的认定，时间-空间-内容；

[2] 如何进行新颖性评价？

技术领域-技术问题-技术方案-技术效果；

单独对比原则；

（2）创造性-三步法

[1] 对比文件是否能够用来评价创造性？

-对比文件的认定，能否结合

[2] 如何进行创造性评价？

• 确定最接近的现有技术；

• 确定区别技术特征和发明实际要解决的问题；

• 判断要求保护的发明对本领域技术人员是否显而易见；

[3] 区分发明和实用新型的不同

• 发明有突出，显著这2个词，使用新型则无；

（3）权利要求的撰写与修改

[1] 独立权利要求的撰写；

• 主题名称，必要技术特征

[2] 从属权利要求的撰写；

-附加技术特征，撰写层次和引用的关系；

[3] 权利要求的修改规则；

-超范围修改，R551.3主动修改，无效程序的修改规则

（4）单一性

[1] 是否需要分案？

-一般都需要分案；

-阐述理由；

[2] 分案申请的独立权利要求的撰写？

-与对比文件的另一组区别技术特征；

（5）其他3个择一考点

[1] 答复审查意见

注意事项：

• 维护委托人利益；

• 准确理解审查意见；

• 全面答复；

• 表述准确；

答复考查：

• 新颖性的答复

• 创造性的答复

• 不清楚、不支持、公开不充分的答复；

• 权利要求的修改；

[2] 作为请求人撰写无效宣告请求书

注意事项：

-正确选择法律依据；

-针对性的评述；

-表述准确；

考查内容：

-无效宣告请求的法律依据；

-新颖性的评述；

-创造性的评述；

-不清楚，不支持、公开不充分的评述；

[3] 作为专利权人针对无效请求书撰写意见陈述书

注意事项：

• 分析法律依据和证据；

• 确定应对策略；

• 表述准确；

考查内容：

• 无效宣告请求的法律依据；

• 新颖性的答复；

• 创造性的答复；

• 不清楚，不支持、公开不充分的答复；

• 权利要求的修改；

（6）简答题

考过的知识点：

• 单一性的概念；

• 无效期间专利文件的修改；

• 确定最接近现有技术需要考虑的因素；

考试趋势：

考题内容繁多，技术方案简单，考点越来越多

7， 专利保护客体

（1） 法2条，法5条

[1] 法2条

第二条 本法所称的发明创造是指发明、实用新型和外观设计。

发明，是指对产品、方法或者其改进所提出的新的技术方案。

实用新型，是指对产品的形状、构造或者其结合所提出的适于实用的新的技术方案。

外观设计，是指对产品的形状、图案或者其结合以及色彩与形状、图案的结合所作出的富有美感并适于工业应用的新设计。

[2] 法5条

第五条 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权。

（2）技术方案定义及三要素

-技术方案是对要解决的技术问题所采取的包含有利用了自然规律的技术手段的集合。技术手段通常由技术特征来体现。

-技术方案三要素：技术问题，技术手段，技术特征；

-气味或声，光、电、磁、波等信号或者能力不属于A2.2规定发明的客体；

利用声、光、电灯性质解决技术问题，可授予专利；

-图形、平面、曲面、弧线本身属于抽象图形，不属于A2.2规定发明的客体；

（3）实用新型

产品形状：

• 不能以生物的或者自然形成的形状作为产品的形状特征；

• 不能以摆放、堆积等方法获得的非确定的形状作为产品的形状特征；

• 允许产品中的某个技术特征为无确定形状的物质，如气态、液态、粉末态、颗粒状物质，只要其在产品中受该产品结构特征的限制即可，例如对温度计的形状构造所提出的技术方案中允许写入无确定形状的酒精；

• 产品的形状可以是在某种特征情况下所具有的确定的空间形状；

产品构造：

• 产品的构造是指产品的各个组成部分的安排，组织和相互关系。

• 物质的分子结构、组分、金相结构等不属于实用新型专利给予保护的产品的构造。例如，仅改变焊条药皮成分的电焊条不属于实用新型专利保护的客体。

• 如果权力要求中既包含形状、构造特征，又包含对材料本身提出的改进，则不属于使用新型专利保护的客体。例如，一种菱形药片，其特征在于，该药片是由20%的A组分，40%的B组分以及40%的C组分构成的。由于该权力要求包含了对材料本身提出的改进，因而不属于使用新型专利保护的客体。

（4）法五条违反法律

• 发明创造为法律明文禁止或与法律相违背，不能授予专利权。

• 专利法第五条所称的法律是指全国人民代表大会及其常务委员会通过并公布施行的法律，不包括其他机构颁布的行政法规和规章。

• 发明创造并没有违法法律，但是由于其被滥用而违反法律的，则不应当依据专利法第五条的规定拒绝授予专利权。例如吸烟装置可能被滥用被吸毒。

• 发明创造仅其实施被法律所禁止-可给予保护。例如制造枪支弹药。

• 社会公德仅限于中国内地（不包括港澳台）

• 发明创造的实施或者使用会给公众或者社会造成危害，或者会使国家和社会的正常秩序受到影响-不保护。例如：

发明创造方案公共利益

致人伤残或者损害财务；如汽车防盗装置

严重污染环境、破坏生态平衡；

涉及国家重大政治事件或宗教信仰；

伤害人民感情或民族感情；

宣传封建迷信；

8， 专利不保护客体

（1）法25条

第二十五条 对下列各项，不授予专利权：

（一）科学发现；

（二）智力活动的规则和方法；

（三）疾病的诊断和治疗方法；

（四）动物和植物品种；

（五）用原子核变换方法获得的物质；

（六）对平面印刷品的图案、色彩或者二者的结合作出的主要起标识作用的设计。

对前款第（四）项所列产品的生产方法，可以依照本法规定授予专利权。

（2）法条解释：（三）疾病的诊断和治疗方法

诊断方法不可以授权：

[1] 以有生命的人体或者动物体为直接实施对象，识别，确定或者消除病因病灶的过程

[2] 以获得疾病诊断结果或者健康状况为直接目的；

诊断方法可以授权：

[1] 已经死亡的人体或动物体上实施的病历解剖方法；

[2] 直接目的不是获得诊断结果或者健康状况，而只是从活的人体或动物体获取作为中间结果的信息和处理信息（形体参数、生理参数等）的方法；

[3] 直接目的不是获得诊断结果或健康状态，而只是对已经脱离人体或者动物体的组织、体液或者排泄物进行处理或者监测的方法；

对于上述2,3,项，只有当根据现有技术中的医学知识和本专利申请公开的内容，从所获得的信息本身不能直接得出疾病的诊断结果或健康状况时，这些信息才被认为是中间结果。

治疗方法是指：

为使有生命的人体或者动物体恢复或获得健康或减少痛苦，进行阻断、缓解或者消除病因或病灶的过程。

[1] 包括以治疗为目的的或者具有治疗性质的各种方法，预防疾病或者免疫的方法视为治疗方法；

[2] 对于既可能包含治疗目的，又可能包含非治疗目的的方法，应当明确说明该方法用于“非治疗目的”，否则不能被授予专利权；

[3] 可以被授予专利权的方法：

• 制造假肢或假体的方法；

• 通过非外科手术方法处置动物体以改变其生长特性的畜牧业生产方法；

• 动物屠宰方法；

• 已经死亡的人体或动物体的处置方法；

• 单纯的美容方法（例如防治晒黑的美容方法）；

• 使出于非病态人体或动物体提高舒适度、愉快程度的方法；

[4] 外科手术方法，是指使用以有生命的人体或者动物体实施的剖开、切除、缝合、纹刺等创伤性或者介入性治疗或处置的方法。外科手术方法分为治疗目的的和非治疗目的的都不可以被授予专利权。

（3）法条解释：原子核变换方法和用该方法获得的物质

以下方法可以获得专利授权：

[1] 粒子加速的方法；

[2] 实现变换方法的设备；

[3] 同位素的用途，使用的仪器设备；

9， 现有技术及抵触技术

（1） 法22条新颖性

新颖性，是指该发明或者实用新型不属于现有技术；也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中。

（2） 现有技术，申请日定义

现有技术：本法所称现有技术，是指申请日以前在国内外为公众所知的技术。

申请日：国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日，如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。（邮戳不清晰的，以专利行政部门收到为准）

其中2个条款的申请日为实际申请日，其他的有优先权日的申请日指优先权日；

[1] 专利法 第28条 第二十八条 国务院专利行政部门收到专利申请文件之日为申请日。如果申请文件是邮寄的，以寄出的邮戳日为申请日。

[2] 计算专利保护期限，《专利法》第42条

（3）抵触申请

[1] 申请日当天公开的属于抵触申请，从逻辑上讲当天提交，申请人没法知道的。

[2] 抵触申请只针对中国的，不管美国的申请；现有技术则需要管外国的。

[3] 国务院专利行政部门收到发明专利申请后，经初步审查认为符合本法要求的，自申请日起满18个月，即行公布。国务院行政部门可以根据申请人的请求早日公布其申请。

[4] 申请日当天就相同的发明或者使用新提出的申请属于抵触申请吗？-不是，属于重复授权。

[5] 抵触申请是指在申请日之前申请，在申请日之后公布的申请。必须是2者，审查员的数据库跟申请人的数据库一样的。

[6] 在中国就行，不管提出人是否是中国的。

[7] 非专利文献不属于抵触申请，实用新型可以作为抵触申请，外观设计不可以作为抵触申请，PCT进入中国国家阶段并进行了中文公布可以作为抵触申请。

10， 新颖性判断原则

（1）单独对比原则

[1] 技术领域，技术问题，技术方案，技术效果

[2] 首先进行技术方案对比，如果技术方案实质上相同，则不具备新颖性；如果技术方案不实质相同，则看技术领域，技术问题，技术效果十分相同，则不具备新颖性；

[3] 新颖性判断常见情形：-采用技术特征对比表

<1> 技术内容相同：技术内容完全相同

<2> 技术内容相同：简单文字变换

<3> 技术内容相同：直接地，毫无疑义地确定（隐含公开）

<4> 上下位概念：具体(下位)与一般（上位）概念

<5> 技术特征相同：数值和数值范围-完全落入，部分交叠，端点（中间点）

<6> 开放和封闭：开放式的一般是包括…,封闭式的是由…组成。开放式不破坏封闭式的新颖性…

[4] 单独对比原则：

本申请的一权利要求 VS 对比文件的一技术方案

11, 权利要求技术方案解读

（1）新颖性/创造性评价基本过程

申请文件技术方案理解 -> 对比文件技术方案理解 -> 对比分析 -> 判断新颖性和创造性 –> 撰写评价

（2）权利要求书定义

权利要求书是在说明书的基础上用构成发明技术方案的技术特征的集合，表明其专利保护的范围的法律文件。

说明书是公开发明技术内容的法律文件。

对比文件的包括构成物多的破坏申请的新颖性，构成物少的不破坏申请的新颖性；

数字范围小的破坏申请的新颖性；具体会破坏抽象的新颖性；

权利要求：、号，或表示的并列方案，功能性限定，

（3）理解技术方案的过程

技术领域 –> 技术问题 –> 发明构思 -> 关键技术手段 -> 技术方案 -> 技术效果

例如：

手机 -> 如何令手机能有效地减少电池的电量消耗 -> 接听电话即关闭背光 -> 感测器感测到使用者的接触或接近，关闭背光 -> 权利要求请求保护的技术方案 -> 提高了手机待机时间，延长了电池寿命。

（4）从属权利要求

例如，

\2. 如权利要求所述的手机，其特征在于，所述感测器为一触摸式开关。

独立权利要求有新颖性，从属权利要求一定有新颖性；

独立权利要求无新颖性，从属权利要求有可能有新颖性。

12, 技术特征对比表

对比文件特征可以用√，×表示，不用重复写，只要一个技术特征不一样，就有新颖性；

没有新颖性的，则要强调技术领域，技术问题，技术效果，技术方案实质相同，不具有新颖性；

格式如下：

本申请	对比文件A	对比文件B
喷水毛刷		√
包括有刷面(1)、刷毛束(2)、刷柄(6)，及刷背	√	√
刷背内制出一个储水盒(4)	√	√
刷面上的各刷束（2）之间开有喷水空（3）	√	×

13, 创造性基本概念及判断原则

[1] 难点：将主观判断客观化；

[2] 发明具有突出的实质性特点和显著的进步；

有益的技术效果 和 非显而易见

[3] 创造性基础知识：

<1> 对现有技术 – 比较的基准

• 公开方式：任何公开方式

• 时间限定：有优先权的指优先权日前

• 地域界限： 全世界范围

<2> 所属技术领域的技术人员 – 判断的主体

所属技术领域的技术人员，也可称为本领域的技术人员，是指一种假设的“人”，假定他知晓申请日或者优先权日之前发明所属技术领域所有的普通技术知识，能够获知该领域中所有的现有技术，并且具有该日期之前常规实验手段能力，但他不具有创造能力。

<3> 突出的实质性特点与显著的进步 – 判断的尺度

• 非显而易见的 和 有益的效果

[4] 如果独立权利要求具备创造性，则其从属权利要求必然具有创造性。

14, 创造性的判断基准-三步法

（1）三步法说明

[1] 找出最接近的现有技术；

• 技术领域相同或者相近的对比文件；

• 相同技术特征的数量最多的对比文件；

[2] 确定发明的区别特征和其实际解决的技术问题；

• 区别技术特征；

• 区别技术特征所要解决的技术问题；

[3] 判断要保护的发明对本领域的技术人员来说是否显而易见；

（2）存在技术启示的情形

[1] 区别技术特征为公知常识；

• 例如，公知的教科书或者工具书披露的解决该重新确定的技术问题的技术手段，本领域中解决该重新确定的技术问题的惯用手段。

[2] 所述区别特征为与最接近的现有技术相关的技术手段

• 例如，同一份对比文件其他部分披露的技术手段，该技术手段在该其他部分所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为接近该重新确定的技术问题所起的作用相同。

[3] 所述区别特征为另一篇对比文件中披露的相关技术手段，该技术手段在该对比文件中所起的作用与该区别特征在要求保护的发明中为接近该重新确定的技术问题所起的作用相同。

15，创造性的辅助判断基准

（1）辅助判断基准内容

• 发明解决了人们一直渴望解决、但始终未能获得成功的技术难题；

• 发明克服了技术偏见；

• 发明取得了预料不到的技术效果；

• 发明在商业上获得成功；

16，实用新型创造性的判断基准

（1）对于实用新型而言，一般着重于考虑该实用新型所属的技术领域，同时考虑其类似、相近或者相关的技术领域。

（2）实用新型只在无效评判时考虑创造性，发明在申请时考虑创造性；

17，隐含公开和公知常识的区别

隐含公开 – 已知的，可以直接确定的物理，化学等固有属性，不会以条件的变化而变化，可以认为隐含公开。

公知常识 – 虽然属于物质本身的属性，但在本领域技术人员的认知范围内，会在不同条件下，属性发生变化，则适用于公知常识评述。

18，实用性

（1）能够制造或者使用

• 是指发明或者实用新型的技术方案具有在产业中被制造或者使用的可能性；

• 满足实用性要求的技术方案不能违背自然规律并且应当具有可再现性；

• 因不能制造或者使用而不具备实用性是由技术方案本身固有的缺陷引起的，与说明书公开的程序无关。

- 例如违背自然规律，无再现性，利用独一无二的自然条件的产品，人体或者动物体的非治疗目的外科手术方法，测量人体或者动物体在极限情况下的生理参数的方法，无积极效果

• 例如使用紫外线辐射产生突变种微生物；成品率极低，无再现性；不适于在产业上重复实施的菜肴不具有实用性；医生处方；通过逐渐降低人或者动物的体温，以测量人或者动物对寒冷耐受程度的测量方法；利用降低吸入气体中氧气分压的方法逐级增加灌装动脉的负荷…,

• 可以授权，例如利用喜马拉雅山上的无污染冰水制造的饮料(虽然原材料是特定的，但是生产所获得的产品不是独一无二的，可以在产业上制造；利用特定自然条件的原材料所获得的产品，不能被认为是利用独一无二的自然条件的产品)；一种用于人头发染色的美容方法，其特征在于，往头发上施用含有能够使毛发染色的染发剂；

（2）能够产生积极效果

• 积极效果是指可以预料的，积极的，有益的；

• 不要求完美无缺；

• 不导致技术上整体倒退；

（3）反面使用的自然规律

- 能量守恒定律：能量既不会凭空产生，也不会凭空消失，它只会从一种形式转化为另一种形式，或者从一个物体转移到其它物体，而能量的总量保持不变。

- 金属的置换反应原理：

金属活动性顺序简表（K钾、Ca钙、Na钠、Mg镁、Al铝、Zn锌、Fe铁、Sn锡、Pb铅、(H)氢、Cu铜、Hg汞、Ag银、）中，10号氢是过渡元素，它前面的通常可以置换出氢（有例外），它后面的则不可以。也就是说，氢前面的可以和酸反应生成氢气，而氢后面的基本不和酸反应，就算反应也不生成氢气。

（4）实质性要求-以说明书为要求（得到说明书的支持）

[1] 用上位概念概括一些下位概念时，利用下位概念的共性进行概括

【例如】铆接、焊接、螺钉连接-固定连接

[2] 用功能或者效果特征限定

[3] 用并列选择方式概括通常使用“或者”或者“和”并列几个必择其一的具体特征。

【例】特征A、B、C或者D。

结论：对于用上位概念概括，功能性概括或者用并列选择方式概括的权利要求，应当判断这种概括是否得到说明书的支持。

（5）实质性要求-清楚、简要

[1] 权利要求主题名称应当能够清楚地表明该权利要求的类型是产品还是方法，且不允许采用混合的主题名称。

• 一种**技术 ×

• 一种**方案 ×

• 一种轴与孔的配合 ×

• 一种**装置及其制造方法 ×

说明：说明书名称可以采用混合的主题名称，但是权利要求不可以；

[2] 不得使用含义不确定的用语：厚、薄、强、弱、高温、高压，很宽范围…

【例如】一种多频率交流电动机，其特征在于它的运行频率范围很宽。

【例外】高频（是指频带由3MHz到30MHz的无线电波），低频（是指频带由30 KHz到300 KHz的无线电电波），人的听力范围（约在16Hz一24000Hz之间）

[3] 不得出现会在一项权利要求中限定出不同的保护范围的用语：最好，例如，特别是，必要时…

【例如】一种铁锅的制造方法，**材料的冶炼温度为150C~250C,最好是200C。

[4] 权利要求中出现某一上位概念后面跟一个由该上位概念引出的下位概念时，申请人应保留其中之一，或将两者分别在两项权利要求中予以限定。

【例如】一种电池外壳，其中外壳是金属或者铜。

[5] 一般情况下，不得使用通常会使权利要求的保护范围不清楚的用语：约，接近，等、或类似物…

【例】一种可重定向的上网系统，该系统中的用户数据模块存储有用户的身份，编号，使用时间、交纳费用等数据。

[6] 除附图标识或者化学及数学式中使用的括号以外，权利要求中应尽量避免使用括号。

【例如】一宗信号想干检测的共识钟定时方法，时钟发送信号（供接收设备测量）的…

【例如】在显像管的阴极与负反馈电路的输入端之间连接一个缓冲（如射极跟随器）

[7] 权利要求中具有通常可接受含义的括号是允许的。

例如含有10%~60%（重量）的A

[8] 采用正面肯定式的用语清楚表述要求保护的范围，一般不得采用否定式描述。

否定式描述举例：

【例如】**部件的材料不是塑料；非焊接方法；

[9] 一件专利申请中不得出现两项以上保护范围实质相同的同类权利要求。

【反例】1、一种洗涤剂，含有组份A、B、C和D。

2，如权1所述的洗涤剂，还含有组份E。

3，一种洗涤剂，含有组份A、B、C、D和E。

（5）形式要求

[1] 权利要求书有一项以上权利要求的，应当用阿拉伯数字顺序编号（细则19.2）

[2] 权利要求中使用的科技属于应当与说明书中使用的科技术语一致；权利要求中可以有化学式或者数学式，但是不得有插图；除绝对必要外，权利要求书中不得使用“如说明书…部分所述”或者“如图…所示”等类似用于（细则19.3）；

[3] 权利要求中的技术特征可以引用说明书附图中相应的标记，这些标记应道用括号括起来，放在相应的技术特征后面，附图标记不得解释为对权利要求保护范围的限定。（细则19.4）

[4] 一项发明或者实用新型应当只有一个独立权利要求，并写在同一发明或者使用新型的从属权利要求之前（细则21.3）。

[5] 每一项权利要求只允许在其结尾处使用句号。

[6] 权利要求中通常不允许使用表格，除非使用表格能够更清楚地说明发明或者使用新型要求保护的主题。

[7] 通常一项权利要求用一个自然段表述，也可以用分行或者分小段的方式描述，各段之间可以用分号分开；

[8] 通常，开放式的权利要求宜采用“包含”、“包括”、“主要由…组成”的表达方式，其解释为还可以含有该权利要求中没有述及的结构组成部分或者方法步骤。封闭式的权利要求宜采用“由…组成”的表达方式，其一般解释为不含有该权利要求所述以外的机构组成部分或者方法步骤。

[9] 一般情况下，权利要求中包含有数值范围的，其数值范围尽量以数学方式表达，例如>=30C, >5等。通常“大于”，“小于”，“超过”等理解为不包含本书；以上，以下，以内等理解为包含本数。

19，单一性

（1） 单一性特点

[1] 单一性不是无效条款;

[2] 单一性涉及发明的数量问题，而不是质量问题；

[3] 缺乏单一性是驳回条款，而不是无效条款。参见R53.2、R65。

[4] R31****条第一款：一件发明或者实用新型专利申请应当限于一项发明或者使用新型。属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，可以作为一件申请提出。

• 实施细则第34条，属于一个总的发明构思的两项以上的发明或者实用新型，应当在技术上相互关联，包含一个或者多个相同或者相应的特定技术特征。其中特定技术特征是指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术做出贡献的技术特征。

[5] 概念区分

• 特定技术特征：指每一项发明或者实用新型作为整体，对现有技术做出贡献的技术特征；

• 区别技术特征：与最接近的现有技术相比不同的技术特征；

• 必要技术特征：发明或实用新型为解决技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成发明或实用新型的技术方案。

• 特定技术特征一定是区别技术特征，区别技术特征不一定是特定技术特征。

（2） 单一性判断

[1] 将第一项发明的主题与香港的现有技术进行比较，确定发明的“特定技术特征”；

[2] 然后判断第二项发明中是否存在一个或者多个与第一项发明相同或者相应的特定技术特征，从而确定这两项发明是否在技术上相互关联。

• 相应例如是插销和插座配合使用

（3）分案申请

[1] 分案是指一件专利申请中包含两项以上的发明时，申请人将其中一部分分出来另行申请；通过分案所提交的申请为分案申请。分案申请不同于普通申请，分案申请可以保留原申请日，原申请享有优先权的，分案申请可以保留原优先权日。

[2] 分案的几种情况：

• 原权利要求书中包含不符合单一性规定的两项以上发明；

• 在修改的申请文件中所增加或替换的独立权利要求与原权利要求书中的发明之间不具有单一性；

• 独立权利要求之一缺乏新颖性或创造性，其余的并列独立权利要求或者并列从属权利要求之间缺乏单一性。

[3] 分案申请情况

• 申请人主动要求分案；

• 申请人按照审查员要求而分案；-发出分案通知书，-发出审查通知书指出单一性缺陷；

[4] 分案申请应当满足的要求：

• 不能超出母案的范围；

• 一般不修改说明书，指增加权利要求书；

• 分案申请不可以改变类别；

• 分案申请的申请人和发明人跟母案申请的申请人或者发明人相同；

• 分案申请的递交时间：（下列时间不能再分案）

• 授予专利权通知书之日起两个月期限（即办理登记手续的期限），届满（R42.1、R54.1）

• 已被驳回并生效（已被驳回的自申请人收到驳回决定之日起三个月届满）

• 原申请已撤回；

• 原申请被视为撤回且未被恢复权利；

（4）分案的独立权利要求

• 忠于交底材料；

• 写入必要技术特征；

• 避免非必要技术特征；

• 保证独立权利要求范围最宽；

• 如存在多个实施方式，是否需要概括；

注意：分出去的独立技术特征写在母案的从属技术特征中。

建议做2012年分案申请案例。

20，权利要求撰写

（1）权利要求书定义

[1] 在说明书的基础上，用体现发明或者实用新型的内容的技术特征所构成的技术方案。技术特征可以是构成发明或者实用新型技术方案的组成要素，也可以是要素之间的相互关系。

[2] 权利要求分类：产品权利要求，方法权利要求；

应用属于用途权利，属于方法权利要求；

[3] 权利要求按照形式划分为独立权利要求，从属权利要求；

• 一件申请至少具有一项独立要求；

• 从属权利要求包含另一项同类的权利要求中的所有技术特征，并且对该另一项权利要求的技术方案做了进一步限定，则该权利要求为从属权利要求。

（2）撰写的准备工作

[1] 确定申请主体

[2] 排除不具备新颖性或创造性的申请主体；

[3] 确定最主要的申请主体；

[4] 判断申请主体之间的单一性；

（3）独立权利要求

[1]《细则》20.2：独立权利要求应当从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

判断某一个技术特征是否是必要技术特征，应当从所要解决的技术问题出发。

[2] 先完成独立权利要求的写作，然后每一个特征分别抽出判断，看是否去除掉该特征仍可构成完整技术方案并解决发明技术问题。

[3] 先梳理技术问题，在看看哪些是必要技术特征。

例如，技术问题：钢笔，能够储存墨水，书写时不需要蘸水；

（4）从属权利要求

[1] 《细则》22.2：从属权利要求只能引用在前的权利要求。引用两项以上权利要求的多项从属权利要求只能以择一方式引用在前的权利要求，并不得作为被另一项从属权利要求引用的基础…

【例如】

一种摄像机调焦装置…，√

根据权利要求1或2所述的摄像机调焦装置…，√

根据权利要求1、2或者3所述的摄像机调焦装置…，×

[2] 从属权利写非必要技术特征；应对各附加技术特征进行层次划分和排序，合理安排从属权利要求的层次和顺序，防止出现独立权利要求1的保护范围很宽，而从属权利要求2立即跌落到一个很窄的保护范围。从权是范围逐步缩小的层次。

（5）权利要求撰写方法

顺序：

[1] 审题 - 逐字逐句，看清题干；

[2] 读题 - 技术交底材料，对比文件（认为重要的语句要随时标记）；

[3] 发掘要素 – 找到发明点，与现有技术的区别技术特征；

[4] 提炼要素 –

主题名称：产品还是方法？ 与权利要求技术内容适应的； 必要技术特征；

前序部分：由技术主题+与最接近现有技术共有的技术特征组成；

必要技术特征： 考虑发明要解决的技术问题，必要技术特征的综合足以构成技术方案；

区别于最接近的现有技术的技术特征，就是发明点；

非必要技术特征: 缺少了也可接近发明的技术问题，可写入从属权利要求的；

[5] 要素定位 – 交底材料，

[6] 哪些是要素？

特定位置：

我公司发明了/提出改进… 发明主题相关

现有技术存在…的缺陷/不便/不足（可能有多个）… 技术问题相关

由于**采用了…，从而克服了/缩短了/效果较好… 技术效果相关

组成独立权利要求的要素：

交底材料 vs 对比文件 发明点相关

链接：

能够构成最简单的技术方案，仅仅解决发明要解决的技术问题（其中主要的一个），已经足够了！不必解决所有交底书的所有技术问题。

余下的特征：

解决其他问题的技术特征，非必要技术特征相关，例如替代，变形，当…时的关键字

[7] 如何提炼

主题名称，明确产品或者方法

• 我公司发明了/提出改进… -从中提炼

• 一种电机上置式食品料理机… -缩小范围

必要技术特征：

交底材料的记载：

现有技术存证…的缺陷/不便/不足（可能有多个） 技术问题相关

由于采用…，从而克服了/缩短了/效果较好… 技术效果相关**

还需要：

确定交底材料相对于现有技术要解决的技术问题（可能有多个，选取一个重要的），根据此技术问题找到相应的特征，即为必要技术特征；

必要技术特征 = 区别技术特征+构成技术方案的其他技术特征（现有技术）

（解决发明要解决的技术问题相关的特征）

独立权利要求 = 必要技术特征的总和；

前序部分：

也是必要技术特征的一部分，技术主题+与最接近现有技术共有的技术特征，一种装置，包括*，其特征在于…

特征部分：

区别最接近的现有技术的技术特征，一种装置，包括*，其特征在于…

非必要技术特征：

• 接近其他问题的技术特征（交底材料没有明确提到的技术问题，对发明的方案的进一步完善；）

• 替代，变形，当…时，发明点基础上的改进，添加，实现更多的功能…

• 根据权利要求**所述的****，其特征在于…

切记：

忠于交底材料，不要自创词语，要适当概括；

（6）权利要求撰写不二秘籍

[1] 列特征

• 列出交底材料中可能写入权利要求的所有技术特征

• 对于产品权利要求来说，可写入权利要求的技术特征包括部件名称、形状，连接关系，作用，材料；

• 对于方法权利要求来说，考试中出现的一般是制造方法或者控制方法。可以写入的技术特征是步骤，其中步骤中也可以包括产品的部件名称，连接关系，作用等；

[2] 找区别

• 找交底材料和对比文件的区别，列出特征对比表；

• 没有完全理解交底材料和对比文件就不要着急下笔；

• 找到交底材料和对比文件不一样的地方，就是发明点；

[3] 看问题

• 交底材料究竟解决几个问题，与分案相关

• 哪个最重要

[4] 写独权

• 找到问题对应的必要技术特征

[5] 凑从权

• 其他特征的搭配

• 由近及远，由大及小，从权多了不扣分(一般8-10个从权)

21，审查意见答复

（1）审查意见通知书

[1] 在实质审查过程中，对于绝大多数发明专利申请，审查员都要采用审查意见通知书的形式将实质审查意见告知申请人。申请人的答复可以仅仅是意见陈述书，也可以进一步包括经修改的申请文件。

[2] 类型：第一次审查意见通知书和再次审查意见通知书；

[3] 审查意见通知书主要由专用标准表格和审查意见通知书正文两部分组成。

[4] 明确该通知书对申请文件的总体倾向性意见：肯定性、不定性、否定性；

（2）答复审查意见通知书

[1] 《专利法》第37条 国务院专利行政部门对发明专利申请进行实质审查后，认为不符合本法规定的，应当通知申请人，要求其在指定的期限内陈述意见，或者对齐申请进行修改；无正当理由逾期不答复的，该申请即被视为撤回。

[2] 第一次审查意见通知书的答复期限一般为4个月，再次审查意见通知书的答复期限为2个月。

[3] 答复的基本原则:

<1> 全面答复原则；

<2> 以专利法、实施细则和审查指南为依据原则；

<3> 维护委托人利益原则；

<4> 禁止反悔原则；

[4] 审查意见通知书答复策略：

<1> 判断审查意见的正确性：（考试大概率是正确的）

• 对OA事实的事实认定；

• 在事实认定的基础上进行法律适用；

<2> 确定答复方式；

• 意见陈述；

• 修改申请文件；

• 提供证据；

（3） 权利要求书缺乏新颖性/创造性答复*

<1> 步骤：

• 分析审查意见通知书；

哪些正确，哪些错误，哪些可以商榷；

• 分析专利申请文件；

• 分析对比文件；

对比文件的引用是否正确，审查意见的理由是否充分；

（4） 权利要求书未以说明书为依据

[1] 两种类型

• 相对于说明书中的具体实施方式来说，权利要求的保护范围过宽：上位概念概括或者用并列选择方式概括、功能限定、数值范围；

• 技术方案在说明书中未记载：实质上不支持还是表述不一致；

[2] 处理办法

• 上位概念概括或用并列选择方式概括；

• 功能限定；

• 数字范围；

• 技术方案在说明书中未记载；(权利要求补入说明书)

（5） 独立权利要求缺少必要技术特征 *

分析缺少该技术特征的权利要求的技术方案能否解决本发明所要解决的技术问题，分为2种情况：

[1] 认为不缺少必要技术特征时的争辩方式：强调该技术特征对于本发明时一种优选措施，具体说明不具有这一技术特征的技术方案仍能解决说明书中记载的本发明要解决的技术问题。

[2] 权利要去缺少必要技术特征时的处理：将技术特征不如独立权利要求。

（6） 权利要求未清楚限定保护范围

[1] 独立权利要求保护范围不清楚：修改；

[2] 从属权利要求未清除限定发明的另两种情况：引用关系错误造成，从属权利要求技术方案的不完整。

（7） 说明书未充分公开发明

实务考试中几乎没有出现过；

（8） 专利申请修改超范围

[1] 主要可争辩的内容

• 修改或增加的内容可以从原说明书和权利要求书中记载的内容直接地、毫无疑义地确定；

• 原文件所记载的内容有明显错误，而修改后的内容可从申请文件记载内容直接地毫无疑义地确定；

[2] 处理方式

对此要求比较严格，因此在修改文件时不要出现原申请文件中没有的新的概括方式，权利要求书中新增加的技术特征用原说明书中已出现过的词语。

22，申请文件的修改

（1）申请文件修改的时间和方式

[1] R51.1：发明专利申请人在提出实质审查请求时以及在收到国务院专利行政部门发出的发明专利申请进入实质审查阶段通知书之日起的3个月内，可以对发明专利申请主动提出修改；

[2] R51.3：申请人在收到国务院专利行政部门发出的审查意见通知书后对专利申请文件进行修改的，应道按照通知书的要求进行修改；

[3] R51.4：国务院专利行政部门可以自行修改专利申请文件中文字和符号的明显错误。国务院专利行政部门自行修改的，应当通知申请人。

（2）修改不符合R51.3的情形

[1] 主动删除、改变独立权利要求的技术特征，扩大了请求保护的范围；

[2] 主动将仅在说明书中记载的与原要求保护的主题缺乏单一性的技术内容作为修改后权利要求的主题；

[3] 主动增加新的独立权利要求，其限定的技术方案在原权利要求书中未出现过；

[4] 主动增加新的从属权利要求，其限定的技术方案在原权利要求书中未出现过；

（3）允许的修改

[1] 原申请书和分案申请都不得超过原说明书和权利要求书记载的范围；

原说明书和权利要求书是指申请日提交的那份。

[2] 允许的修改：在独立权利要求增加/变更技术特征，对独立要求做进一步的限定。

[3] 允许的修改：数值范围的两个端值需要在原说明书或权利要求书中已确实记载且修改后的数值范围在原数值范围之内的前提下，才是允许的。

[4] 允许的修改：变更独立权利要求的类型、主题名称及相应的技术特征，以克服原独立权利要求类型错误或者缺乏新颖性或创造性等缺陷，只要不超范围，就允许这种修改。

[5] 允许的修改：删除的权利要求；

23，意见陈述书的撰写

（1）总体指导原则

[1] 全面答复，不可遗漏

[2] 形式缺陷，应当尽量配合审查员，通过修改专利申请文件来克服或者消除缺陷；

[3] 实质性缺陷，认为有必要对专利申请文件进行修改的，应当有理有据地阐述所作修改能够克服审查意见通知书所指出的缺陷的理由，并对所作修改做出说明。

[4] 避免强词夺理，避免仅仅罗列不着边际的套话。

[5] 一定要增加说明：没有超出原权利要求书和说明书记载的范围，符合专利法33条的规定。

（2）意见陈述书撰写结构

[1] 开场白

尊敬的审查员，您好：

本次意见陈述是针对审查员年月日发出的第次审查意见通知书做出的答复，并随此意见陈述书附上修改的权利要求书和修改后的说明书替换页第至第页。（若还有其他附件，如审查员要求提供的现有技术资料等，也可以在这段中列出）。

申请人仔细地研究了审查员对本案的审查意见，针对该审查意见中所指出的问题，申请人对申请文件作出了修改并陈述意见如下。

[2] 修改说明

陈述修改内容的时候必须说出依据，例如，修改了权利要求1，增加了特征，该特征在说明书页行有相应的描述…。

因此，以上修改均未超出原说明书和权利要求书的范围，并且是针对审查意见通知书中指出的错误做出的，符合《专利法》第33条及《实施细则》51条3款的有关规定。

[3] 意见陈述

<1> 关于新颖性

• 注意体现单独对比原则；

例如，修改后的权利要求中公开了技术特征，在对比文件*中并没有相应公开，因此具备了《专利法》第22条第2款所规定的新颖性。

• 在考试过程中，如果时间允许，并且存在技术领域、解决的技术问题以及取得的技术效果不同，也要尽量陈述一下。

• 针对从属权利要求：由于独立权利要求X具有新颖性，则其从属权利要求X到Y也具有新颖性。（一笔带过）

• 注意点：在答复没有新颖性的审查意见通知书的时候，如果修改了权利要求，则要论述修改依据，并且不仅要陈述具有新颖性，还要论述其具有创造性。

<2> 关于创造性

• 注意按照创造性的三步法论述。

• 最后套路：

综上所述，修改后的权利要求1相对于对比文件1或对比文件2或其结合而言，具有突出的实质性特点和显著的技术进步，具备《专利法》22条第3款所规定的创造性。在权利要求1具备创造性的情况下，其从属权利要求X到Y也必然具有创造性。

• 如果是实用新型专利，则改为实质性特点和技术进步。

<3> 其他形式缺陷的修改描述

• 答复套路：

申请人认为，修改后的权利要求已经克服了第次审查意见通知书中关于新颖性、创造性的问题，并克服了审查意见通知书中指出的其他形式缺陷。符合《专利法》及其《实施细则》，以及《审查指南》的相关规定。请求审查员在修改文本的基础上授予本发明（或实用新型）专利权。如果审查员仍然认为本申请存在其他缺陷，请与本案专利代理师联系。

专利代理师 **

24，无效宣告请求书

（1）在读题时应注意的问题

[1] 申请日，公开日，授权日，优先权日

[2] 专利类型-发明还是实用新型

[3] 对比文件的相关日期

[4] 各个实施例的技术方案

[5] 首先依据证据判断新颖性，创造性（重点和趋势），其次判断要无效的专利本身是否存在撰写缺陷；

[6] 排除客体，二十五条，实用性，修改超范围等无效条款；

[7] 重点考虑得不到支持，不清楚，缺少必要技术特征，公开不充分等撰写缺陷；

[8] 避免三篇对比文件，两篇加公知常识的结合；

（2）目标专利的理解

[1] 权利要求的项数及类型

[2] 权利要去是否存在明显缺陷（引用错误，多引用）

[3] 独立权利要求的技术方案

[4] 列技术特征对比表；

[5] 核实优先权（有时）

（3）证据的分析

[1] 新颖性：现有技术和抵触申请；

[2] 采用技术特征对比表

[3] 注意证据的可用性：

在后提交的证据是否满足文献要求；-

（4）无效理由的选择与确定

[1] 《专利法》第2条 – 客体

[2] 《专利法》第5条 – 不授予专利权

• 对违反法律、社会公德或者妨害公共利益的发明创造，不授予专利权。

• 对违反法律、行政法规的规定获取或者利用遗传资源，并依赖该遗传资源完成的发明创造，不授予专利权-特定指生物领域。

• 法律，是指全国人大及其常委会制定和颁布的法律，不包含行政法规和规章。

不包括本身不违法，但被滥用而违法的；

不包括仅其实施为国家法律所禁止的R10，例如武器；

不包括因滥用而可能造成妨害公共利益，或在产生积极效果的同时存在某种缺点的。

[3] 《专利法》第25条 – 不授予专利权的6种情况

[4] 《专利法》第26条第4款 –

权利要求书应当以说明书为依据，清楚、简要地限定要求专利保护的范围。

权利要求4缺乏引用基础…

[5] 《专利法》第9条第1款 –重复授权

较少出现；

[6] 《专利法》第22条2款和3款 –新颖性，创造性 *

[7] 《专利法实施细则》第20条第2款

独立权利要求应道从整体上反映发明或者实用新型的技术方案，记载解决技术问题的必要技术特征。

必要技术特征是指发明或者实用新型为解决其技术问题所不可缺少的技术特征，其总和足以构成区别于背景技术的其他技术方案。

必要技术特征的判断：应从所要解决的技术问题出发，并考虑说明书描述的整体内容，不应简单地讲优选实施例中的技术特征直接认定为必要技术特征。

[8] 《专利法》第33条 修改范围

[8] 注意：当针对同一权利要求存在多个无效宣告理由时，应当优先选择无效可能性大的实质性条款进行重点论述。其他的也要进行论述，但笔墨少一点。

（5）对于说明书未充分公开权利要求所要求保护的技术方案的论述

[1] 概述权利要求所要去保护的技术方案及该方案所解决的技术问题；

[2] 针对该方案索要解决的技术问题，指出说明书缺少哪部分内容或者哪部分内容描述不清楚；

[3] 分析所缺少的或不清楚的内容导致本领域技术人员无法实现该技术方案的原因；

[4] 给出相关结论或者法律依据，即指出说明书未清楚或完整地公开与实现有关权利要求所要求保护的技术方案的相关内容，导致本领域技术人员无法实现该技术方案，不符合专利法第26条第3款的规定。

（6）对于权利要求书没有以发明书为依据的论述

[1] 简要描述权利要求的主题和专利要解决的技术问题；

[2] 具体指出权利要求中得不到说明书支持的技术特征；

[3] 描述说明书对相关内容的记载；

[4] 结合说明书对相关内容的记载，以及本领域普通技术人员所应具有的普通技术知识具体分析权利要求中的上述特征得不到说明书支持的理由；

[5] 给出相关结论和法律依据，即指出该权利要求没有以说明书为依据，不符合专利法第26条第4款的规定。

（7）对于权利要求未清楚限定要求专利保护范围的论述

[1] 具体指出权利要求中存在的不清楚的内容；

[2] 分析该内容为何导致权力要求未清楚地限定要求专利保护的范围；

[3] 给出相关结论和法律依据，即指出权力要求的保护范围不清楚，不符合专利法第26条第4款的规定。

（8）对于独立权利要求缺少必要技术特征的论述

[1] 简要描述权利要求的主题和所要解决的技术问题；

[2] 结合说明书的整体内容进行分析，指出其中哪些技术特征是解决技术问题所必需的，为什么缺少这些技术特征就无法解决所述技术问题；

[3] 在此基础上指出独立权利要求中记载上述必要技术特征，从而得出该独立权利要求不符合专利法实施细则第20条第2款的规定的结论。

（9）无效宣告请求书撰写框架

[1] 无效宣告请求书的表达方式

开场白：对象 – 理由 –范围

[2] 针对具体事实 – 阐述理由

-- 证据编号

-- 法条引用要准确

-- 证据理由要精确

[3] 结尾 – 与开场白呼应

[4] 范例：

请求人** 请求宣告专利号为，名称为, 申请日为** 的发明/实用新型专利全部无效/权利要求X到××无效。

请求人根据专利法第４５条和实施细则第６５条的规定提出无效宣告请求，认为本专利的权利要求×到××不具备专利法第２２条第３款规定的创造性，权利要求第×条到××条不具备专利法×条×款规定的××，．．．，请求复审和无效审理部宣告本发明／实用新型专利全部／部分无效。

．．．

请求人认为权利要求×到×不具有新颖性，不符合《专利法》第２２条第３款规定，具体如下：

（１） 权利要去×相对于对比文件×不具有新颖性．．．

（２） ．．．

请求人认为权利要求×到×不具有创造性，不符合《专利法》第２２条第４款规定，具体如下：

（１） 权利要求×相对于对比文件１和对比文件２的结合或对比文件１与对比文件３的结合而言不具备创造性。

（２） ．．．

．．．

综上所述，本专利权要求１—Ｘ不符合专利法．．．的规定，请求复审和无效审理部宣告本专利全部／部分无效。

（10）无效宣告阶段权利要求书修改原则

[1] 不得改变原权利要求的主题名称（例如摄影机改为摄像机，自行车改为自行车座，或改为自行车的制造方法）

[2] 与授权的权利要求书相比，不得扩大原专利的保护范围（例如删除授权权利要求中的技术特征）

[3] 不得超过原说明书和权利要求书记载的范围；

[4] 一般不得增加未包含在授权权利要求书中的技术特征，即不得从说明书中引入权利要求中没有记载的技术特征做进一步限定；

[5] 外观设计专利权人不得修改其专利文件；-所有都不允许改；

[6] 一般仅限于权利要求的删除，技术方案的删除，权利要求的进一步限定(补入其他权利要求中记载的技术特征)、明显错误的修正；

[7] 无效宣告专利修改方式限制：

• 在审查决定作出前，专利权人可以以删除权利要求或者权利要求中包含的技术方案。- 仅在下列三种情形下的答复期限内，专利权人可以以删除以外的方式修改权利要求书：

<1> 针对无效宣告请求书；

<2> 针对请求人增加的无效宣告理由或者补充的证据；

<3> 针对专利局复审和无效审理部引入的请求人未提及的无效宣告理由或者证据。

（11）分析证据-模板

[1] 对无效请求人提出的证据的分析

对比文件1，专利********专利号，公开日/授权公告日*************，申请日*********___；（分析其属于现有技术、抵触申请或是证据超期不予考虑）（有优先权要核实优先权）

…

[2] 分析无效理由

• 缺乏单一性不是无效理由条款[专利法31条1款]

[3] 确定修改方向

[4] 撰写意见陈述书正文

尊敬的复审和无效审理部：

本意见陈述书是针对申请人*****于*********年****_月__日对专利权人******的实用新型专利：******(名称)、专利号****__提出的鹅无效宣告请求书做出的答复。先对无效请求人所提出的请求宣告本专利无效的理由和证据进行答辩，具体答辩意见如下：

…

（一）对无效请求人提出的证据的分析

…

（二）对无效请求人提出的理由分析

1.权利要求1不具备新颖性的理由成立，权利要求1要求保护一种…，对比文件1公开了___，论述四个相同。因此，权利要求1相对于对比文件1不具备专利法第22条第2款规定的新颖性。因此，请求人的该无效宣告理由我方接受。

…

（三）专利权人对权利要求的修改

专利权人仔细研究了无效请求人提出的无效宣告请求和相关证据后，决定对权利要求进行修改。修改后的权利要求书共有个权利要求，（阐述修改的方案，比如删除权利要求b,合并权利C和d等），修改后的权利要求没有超出原权利要求书和说明书记载的范围，也没有扩大原专利的保护范围，符合《专利法实施细则》第69条第1款的规定。修改后的权利要求为:****。

（四）修改后的权利要求符合《专利法》和《专利法实施细则》的相关规定的答复。

<1> 修改后权1的新颖性和创造性,…

…

<2>2-4合并后清楚问题已解决

<3>1-6 权利要求不支持的问题

…

请求在上述修改文本的基础上维护专利权有效。

25，评分标准和答题技巧

（1）权利要求书评分标准

[1] 独权写入非必要技术特征-5分；一般独权有20分；

[2] 从权一般为2分一个，一般写8~10个；最多从权最多给5*2=10分，多写不在得分；

[3] 一般包括另外一种独权，得5分。例如

一种制浆方法，包括以下步骤…

这个主题名称写成“食品料理机的操作方法”不得分，属于智力规则的嫌疑。

[4] 2个独权的合案理由得分5分，一般是产品和方法，样例：

独立权利要求1/7之间，相同的技术特征是“引流罩上设置有引流孔”(1分)，而对比文件中均未公开该特征（1分），也未给出用该特征解决对应的技术问题的技术启示（1分），就是“使得豆浆机更易清洗，同时制浆物料在通体和引流罩内随水在大范围内循环粉碎制浆，粉碎制浆效果更好，制浆物料的营养析出更充分”。因此该特征是本申请的“特定技术特征”(1分)。属于专利法第31条第1款的“一个总的发明构思”，可以作为一件申请提出。（1分）

[5] 一般提分案的，一般都要写，可以写产品和方法。得8分+5分。

例如模块和用途限定，连接关系等。

[6] 分案理由：

“通过对食品料理机点击控制方法的改进以获得更好的制浆效果”（1分）和“通过设置引流罩使得食品料理机更易清洗的效果”（1分）不属于同一个发明构思（1分）。食品料理机电机控制方式的权利要求应当分案申请（1分）而尽量不作为从属权利要求撰写，以使得申请人获得可能的最大利益。（1分）

[7] 整体表述分（满分5分）

基本属于送分项，要注意附图标记加括号（1分），引用在前的从权的方式使得保护范围逐一缩小的（1分）。

（2）新颖性，创造性评价评分标准(60分)

[1] 新颖性：要独权，从权逐个权利要求跟附件1，附件2逐个比较判断新颖性；-区别技术特征

关键字：权利要求1与附件2相比 就可以得2分。

[2] 创造性： 三步法分析，【样例】

…

并且，上述区别特征也不属于所属技术领域的惯用技术手段，（1分）

因此，权利要求1相对于附件2或者3，或者2和3的结合（1分），具有突出的实质性特点和显著的进步，具有专利法第22条第3款规定的创造性。

[3] 因为权利要求1具有新颖性，创造性，从属权利要求2-6也具备新颖性，创造性。2句话搞定，得4分。

（3）问答题评分标准

[1] 合案申请的另外一种样式，子产品和主产品，例如

1，一种合金材料，其组分和含量（质量百分比）为：…

2，一种电热器，由权利要求所述的合金材料制成。

（4）答题技巧(5个)

[1] 实务中常见法条-背诵

• 新颖性 - 《专利法》第22条第2款

• 创造性 - 《专利法》第22条第3款

• 实用性 - 《专利法》第22条第4款

• 说明书应当做出清楚、完整的说明 – 《专利法》第26条第3款

• 权利要求应当以说明书作为依据，清楚简要地限定要求专利保护的范围

• 《专利法》第26条第4款

• 独权记载必要技术特征 《专利法实施细则》第20条第2款

- 无效宣告请求

任何人可以请求宣告专利权无效 -《专利法》第45条

无效宣告请求的理由 -《专利法实施细则》第65条

- 无效答复陈述

修改超范围 -《专利法》第33条

修改要求 -《专利法实施细则》第69条

- 审查意见答复陈述

修改超范围 -《专利法》第33条

申请人对专利申请文件的修改，应当针对通知书指出的缺陷进行修改。

-《专利法实施细则》第15条第3款

[2] 权利要求书的撰写

<1> 确定主题内容

技术交底书中可能存在多个主题内容，从而具有多个具有单一性的独立权利要求；

<2> 独权单一性判断

将保护范围最大的且具有单一性的主题内容作为独立权利撰写。

<3> 先写产品权利要求，在写方法权利要求

除非技术资料中描述的是制备方法，而没有描述产品的形状，结构，组成、成分，含量等技术特征。

<4> 确定哪些是必要技术特征

明确专利解决的技术问题，看去掉某一技术特征是否可以解决技术问题，是否有其他很容易想到的变形结构从而可以使得独权中的技术词语稍微的上位化，撰写过程中建议不分前序部分和特征部分。

<5> 从权的撰写

• 将技术交底书中的“可以是”、“最好是”、“还可以是”、“也可以”、“也可以由…代替”、“优选”、“例如”等词语表示出来，归纳整理为从权撰写。

• 多个实施例中的相互区别的特征作为从权撰写；

• 在技术资料中，如果对某些结构、部件、连接关系、组成比例及尺寸、方法步骤等没有进行描述，则不必撰写从权。从权基本上来自对技术资料中的技术特征的描述性语句或者段落。

<6> 新颖性、创造性、单一性的检查

新颖性 – 与每一篇对比文件单独对比

创造性 – 三步法，是否有技术启示 - （突出的）实质性特点；是否具有有益的效果 -- （显著的）进步

单一性 – 是否具有特定技术特征

<7> 对是否具有单一性的主题内容提出分案申请，以及说明分案或者不分案的理由

• 先指出特定技术特征，之后围绕是否具有特定技术特征成熟

[3] 答复审查意见

-模板：开头部分，修改说明（并说明修改出处），修改后的独权说明（新颖性，创造性），从权说明，结尾语段

[4] 无效宣告申请书

-模板：开头部分(引用第45条，细则第65条，)，无效宣告理由，

[5] 无效答复

-模板：开头部分；对无效请求人提出的理由和证据分析；修改说明，并说明修改出处；修改后的独权的新颖性，创造性的答复；结尾部分；

结尾样例：综上所述，专利权人认为修改后的权利要求符合《专利法》第条第款和《专利法实施细则》的先关规定，请求人的无效宣告理由不成立，请求复审和无效审理部在修改后的权利要求书的基础上维持本专利有效。

26，课程链接

知识产权课堂专代实务精讲通关班：http://www.xueipr.com/course/detail/328724