|本期大咖|
方蕾，美国JIN & FANG LLP 律师事务所创始人
|本期看点|
美国专利商标局2017年7月的报告，针对美国专利法§101条款中对“可专利性主题事项”的要求和法案裁判提供了详尽的分析，论述和总结。值得仔细阅读理解。
|本期内容|
我们知道，专利权是国家赋予发明人的一种独特的“排他权” (“right to exclude”)。一项发明要获得专利权，必须要具备专利性，而专利性的标准要求因国家而异。
美国专利法 (35 U.S. Code)规定：任何人发明或发现任何新的和有用的工艺、机器、产品制造或物质组分，或者其他任何在这些领域里的新的，有用的改进提高，都可以根据本法的规定及要求有可能获得专利授权和保护。因此，在美国，一项发明是否具备专利性取决于 1)该发明是否属于“可受专利保护的主题事项” （也称之为“可专利性主题事项” 或以下简称为“主题事项”）且具有“实用性” (§101: patentable subject matter and utility); 2)该发明是否具有“新颖性” （§102；Novelty）; 3） 该发明是否具有“创造性” （也可称之为“非显而易见性” （§103: inventiveness or non-obviousness）.
针对是否属于“可专利性主题事项”的判断，虽然概述而论：”everything under the sun made by man” (任何在阳光下由人类所制造的事项)都可考虑申请专利保护，但是，这些 “可专利性主题事项”必须属于专利法中明确指出的四项法定发明类别之一，即工艺、机器、产品制造或物质组分 （Statutory Patent-Eligible Subject Matter）; 并且，该发明类别不得属于“自然产物” （Laws of Nature）; “自然现象” （Nature Phenomena）; “抽象概念” (Abstract Ideas & Algorithm) 等被法定排除在外不可受专利保护的事项 (也称之为“非专利性主题事项”, Judicial Exceptions).
针对如何判断一项发明是否落入“非专利性主题事项”的范畴，自2010年至2014年间，美国最高法院在四个典型案例（Bilski，Mayo，Myriad 和 Alice）的裁判中阐明了判断标准，即 Mayo/Alice 两步式测试评判。由此，美国专利商标局 (USPTO)和美国联邦巡回上诉法院 （US Court of Appeals for the Federal Circuit, “Federal Circuit”） 一直努力去理解，依据并应用美最高院提出的 Mayo/Alice 两步式测试标准来审批或判案。但是，无论是该两步式测试标准本身，还是联邦巡回上诉法院和美国专利商标局对该两步式测试标准的应用，在整个美国专利界引起了激烈辩论，褒贬不一，似乎对§101条款所要求的“可专利性主题事项”的评判增添了更多的不确定性。
2016年10月17日，美国专利商标局再次发布公告，征求公众对“可专利性主题事项”评判的法律、政策或经济影响的意见和建议，尤其是对涉及到生命科学和与计算机相关的技术等主题发明等。2017年7月，根据来自全美企业界，学术界、法律界及发明者和小型业主等协会的250多名代表的意见和建议，美国专利商标局编辑公布了最新的总结报告 （以下简称“报告”）。该报告概述了“可专利性主题事项”的历史发展；总结了近年来美最高院对该主题事项的裁判及其影响；论述了联邦巡回上诉法院对最高院Mayo / Alice两步测试标准的应用判案以及对现今美国宪法的修正及科学和创新的影响。同时，该报告还讨论了公众对该主题事项在生命科学和计算机相关技术发明领域的影响的看法，以及对该主题事项今后的法律发展和判断方向等也向公众提供了建设性的建议。
报告还概述讨论了可作为美国“可专利性主题事项”的法律依据的国际性《与贸易有关的知识产权协定”（TRIPS）》；总结比较了世界其他主要专利局（例如中国、欧盟、日本和韩国）对“可专利性主题事项”的不同评判和处理方式，尤其是针对与生命科学和计算机相关技术的“可专利性主题事项”的评判和处理，并指出了美国和其他国存在不同评判标准会导致的潜在问题等。
针对最高院在四个典型案例中对该主题事项的裁判意见，报告记录了反对者和支持者的不同看法和意见主张。公众普遍认为，最高院在这几个案例中的裁判改变了对“可专利性主题事项”的法律格局。支持者认为，最高院提出的Mayo/Alice 两步测试标准可以避免或限制专利保护的权利要求过于宽广或模糊不清，且仅限于功能性的描述等，因此有助于提高专利质量。而反对者则认为，最高院对该主题事项的裁决在法律上是有缺陷的：其所评定例举的“非专利性主题事项”过于宽泛；且所提出的两步式测试标准会导致法庭决策不一致和不预测性。更重要的是，最高院对该主题事项的裁判混淆了第§101条款对“可专利性主题事项”的要求和其他条款，例如§103条款对“创造性”等专利性的评判要求，以致于很难在下级法院得到有效的实施和得到相对一致性的判决。
对于生命科学行业，公众的意见几乎是一致反对的。他们认为，许多生物制药的发明来源于天然产物，而医药诊疗方面的发明创新，依据现行的最高院法案及Mayor/Alice 两步式测试标准，是会落入“非专利性主题事项“属于”自然产物”或“抽象概念“等。这样的评判不利于甚至阻碍生命科学，医药诊疗方面的创新发展。对于计算机软件相关行业，公众的意见褒贬不一。有些认为，它能防止滥用专利诉讼，并对软件创新影响不大。另些则认为，专利对于促进投资非常重要，Alice已经让许多专利组合贬值了，并对技术商业化注入了不确定性，从而伤害了创新。
那么应该采取什么措施来应对现行的最高院对“可专利性主题事项”的裁判和Mayor/Alice 两步式测试标准呢？据公众意见主张，报告总结了以下三类措施：1）司法部门继续发展推出清晰法案；2）美国专利商标局实施行政措施；3）立法部门提出新的立法修改案。
对于第一措施，虽然公众对如何更好地依据并应用最高院的裁判意见存在着分歧，但是，支持这个措施的许多来自计算机软件行业的支持者，建议给司法部门更多的时间来进一步完善现行的案例法 (case laws)。许多支持者对于联邦巡回上诉法院近期内 Alice 之后的几个法案中采用的新兴评判模式感到满意。这种模式是把评判“可专利性主题事项”的要求当作是寻求一种技术解决方案或者是对一个技术问题解决方案的改进。如果达到这个目的，就是符合“可专利性的主题事项”。
对于第二措施，有些公众建议采取行政手段来解决法案裁决不一致性等可能带来的负面影响，建议美国专利商标局（政府部门）采取措施，从行政法规上明确完善审查员合理恰当地应用第§101条款来审批“可专利性主题事项”，以确保审批标准的相对一致性。支持这一措施的倡导者希望能有更多的行政法规指导指南，或对现行的美国专利商标局的《专利审查程序手册（MPEP）》进行重新修订。
大多数公众提倡第三种措施，建议通过立法来改善目前对于“可专利性主题事项”评判的不确定性等困境。生命科学行业和计算机相关行业的支持者呼吁立法解决方案，增强立法的力度，至关重要，因为现行的法案裁定对创新和企业发展已经产生非常不利且有害的影响。然而，拟议中的立法提仪则各不相同。有些人建议用技术的或有用工艺的测试取代Mayo/Alice两步式测试，或者更明确地立法规定不受专利保护的主题事项。另些人则建议将对“可专利性主题事项”的要求与其他专利性的要求明确区分开来，分别对待。最后，除了立法明确“可专利性主题事项”外，在科学研究是非侵权等方面，有些公众也建议立法，以解决最高院在这几个法案中的裁决对科学研究和技术开发所产生的负面影响等问题。
结束语
美国专利商标局2017年7月的报告，针对美国专利法§101条款中对“可专利性主题事项”的要求和法案裁判提供了详尽的分析，论述和总结。值得仔细阅读理解。英文版报告全文及USPTO相关文章。
如果有需求且时间允许，我们会对报告中所提及的法案，尤其是四个典型最高院法案，一一解读。其中，Bilski，Mayo，和Myriad 法案是针对生命科学医药诊疗领域的； 而Alice法案是针对计算机软件领域的发明主题事项。敬请静候,关注。
----------------
了解更多技术领域前沿资讯，请关注我们的微信公众号：“智慧狗跨境技术转移”（微信号：patentgo）
网友评论