海外专利

IPCreator：实务经验，量产质变。

浅议与海外申请关联的专利申请的撰写和申请策略

随着中国⽣产⼒的发展，许多国内企业⾛出去，积极参与国内和国际两个市场，这些企业的创新能⼒和

知识产权保护意识不断提⾼，在国内和海外同步获得知识产权保护的需求不断提升。在将这些企业的科

技创新成果转化为知识产权时，⼀⽅⾯要考虑到国内的专利实践，另⼀⽅⾯要考虑到海外的专利实践，

以成本有利的⽅式实现在国内和海外同步获得⾃主知识产权的良好保护。⼀般⽽⾔，在海外申请专利的

成本与在国内相⽐是显著更⾼的，然⽽合理地利⽤规则和本地的专利实践可以节约费⽤或者避免不必要

的费⽤，这可以在专利申请⽂件的撰写中预先予以考虑。

⽬前，在专利代理⾏业中，较为普遍的现象是，专利代理所将专利代理业务划分为国内专利代理业务和

涉外专利代理业务，这些业务由不同的专利代理师承担，他们相互之间的业务交叉程度较低。不仅熟知

国内专利业务⽽且熟知海外专利业务的专利代理师并不⼗分普遍。从事国内专利代理业务的专利代理师

通常承担较多的国内专利撰写业务，对于海外专利实践的了解程度有限。从事涉外专利代理业务的专利

代理师的主要⼯作内容之⼀是将海外申请⼈的外⽂专利申请⽂件按照中国专利实践转换成中⽂专利申请

⽂件和处理各种审查意⻅通知书，他们承担专利申请⽂件撰写的机会通常不多。

针对国内企业在国内和海外的同步的知识产权服务需求，在撰写专利申请⽂件时可以综合考虑国内的和

海外的专利实践，特别是世界知识产权五⼤局即中国知识产权局（CNIPA）、欧洲专利局（EPO）、美

国专利商标局（USPTO）、⽇本特许厅（JPO）、韩国特许厅（KIPO）的专利实践。欧、美、⽇、韩

是国内企业在海外申请专利的⼏个主要的⽬标国。

⼀、专利申请⽂本的撰写⻛格

在五⼤局中，美国专利制度与其他国家和地区的专利制度有明显的差异，美国专利申请⽂本的⻛格与常

⻅的欧洲专利申请的⻛格不同。当常⻅⻛格的欧洲专利申请在转换成美国专利申请时，说明书和权利要

求书⼀般都需要较⼤幅度的修改，以符合美国专利申请的形式要求。在五⼤局中，在美国之外的其他国

家和地区⼀般都可以接受美国⻛格的专利申请⽂本。对于专利申请⽂本的⻛格，中国知识产权局具有⼴

泛的包容性，⽆论是哪种⻛格的专利申请⽂本通常都是可接受的，⽽主要注重于专利的实质性授权条件

的审查，特别是注重于发明是否具备新颖性和创造性的审查。

在撰写专利申请⽂件时，如果国内企业专利申请的海外⽬标国有可能包括美国在内，则以接近美国⻛格

的⽅式撰写申请⽂件通常是有利的，在后续递交美国专利申请时以及在专利审查中可以减少、甚⾄避免

美国本地的专利代理师对专利申请⽂件的⼤幅度修改⼯作，该修改⼯作关系到美国专利申请的成本。在

撰写专利申请⽂件时，如果国内企业的专利申请的海外⽬标国主要针对欧洲地区，则以接近欧洲⻛格的

⽅式撰写申请⽂件可能更加有利。

以下是两种不同撰写⻛格的权利要求的示例，其中，示例⼀类似于常⻅的美国⻛格，示例⼆类似于常⻅

的欧洲⻛格。

示例⼀：

⼀种安全带卷收器，其包括：

框架；

卷轴，所述卷轴可转动地安装在框架上并且构造成⽤于被安全带缠绕；

锁紧机构，所述锁紧机构构造成⽤于，在发⽣事故的情况下，锁紧所述卷轴，以便防⽌该卷轴进

⼀步转动；以及

负载限制装置，所述负载限制装置构造成⽤于，在锁紧机构已经动作之后，允许安全带⾃卷轴上

拉出有限⻓度，其中，所述负载限制装置……

示例⼆：

⼀种安全带卷收器，其包括框架(10)、可转动地安装在框架上的、安全带可缠绕于其上的卷轴(20)以及

适于锁紧该卷轴的锁紧机构（30），所述锁紧机构在发⽣事故的情况下防⽌该卷轴进⼀步转动，其特征

在于，该安全带卷收器包括负载限制装置（40），在锁紧机构已经动作之后，所述负载限制装置允许安

全带⾃卷轴上拉出有限⻓度，所述负载限制装置……

⼆、关联专利申请之间的相互影响

专利申请的申请⽇是⼀个重要的⽇期，直接关系到申请⼈或者说专利权⼈的知识产权根本利益。企业的

产品研发通常是⼀个持续的⻓期过程。有时，为了抢占较早的申请⽇，在产品研发的初级阶段就已考虑

专利申请的布局，然⽽最终研发完成的产品与在初级阶段形成的产品概念可能存在⼀定程度的差异。另

外，在⼀些情况下，产品研发具有短周期性，在前⼀代产品研发之后会在短时间内迅速研发出下⼀代产

品，相邻两代产品的时间间隔短。在撰写专利申请时，可以考虑到产品研发的持续性，尽量避免在先递

交的专利申请影响在后递交的专利申请的专利性。

出于各种各样的考虑因素，⼀些申请⼈期望专利申请尽快获得专利授权，倾向于选择在递交专利申请的

同时请求实质审查、请求提前公布专利申请，以便尽快启动实质审查，尽快得到专利授权。⼀些申请⼈

采取发明和实⽤新型同⽇申请的申请策略，其中，⼀⽅⾯期望通过发明专利申请获得保护期限较⻓的稳

定性较好的专利，另⼀⽅⾯期望通过实⽤新型专利申请较早地获得专利权。专利代理师在撰写专利申请

⽂件时可以了解申请⼈的产品研发状况，帮助申请⼈确定合适的申请策略。

众所周知的是，在⾸次申请递交之后，在⾸次申请的优先权期限内，可以提出在后的专利申请，同时要

求享有⾸次申请的优先权。在后的专利申请既可以包含⾸次申请的技术内容，也可以包含新增加的技术

内容。然⽽，要求优先权并不意味着⼀定享有优先权。专利代理师需要清楚地判断哪些技术⽅案享有优

先权、哪些技术⽅案不享有优先权以及在不享有优先权的情况下在先申请对在后申请的专利性的影响，

这对获得稳定的专利权⾄关重要。

在专利法意义上的优先权的概念可以追溯于《保护⼯业产权《巴黎公约》》，（以下简称：《巴黎公

约》）。按照《巴黎公约》，当申请⼈已经在⼀个成员国正式提出第⼀次发明或实⽤新型专利申请，该

申请⼈或其权利继承⼈在规定的期限内在其他成员国就相同主题提出专利申请时，可以享有优先权。

与《巴黎公约》的规定相对应，在中国《专利法》中规定：申请⼈⾃发明或者实⽤新型在外国第⼀次提

出专利申请之⽇起⼗⼆个⽉内，⼜在中国就相同主题提出专利申请的，……，可以享有优先权。

针对国内的⾸次申请，在《专利法》中也有类似的规定：申请⼈⾃发明或者实⽤新型在中国第⼀次提出

专利申请之⽇起⼗⼆个⽉内，⼜向国务院专利⾏政部⻔就相同主题提出专利申请的，可以享有优先权。

在优先权的规定中涉及两个关键要素：“相同主题”和“⾸次申请”。在专利法意义上的“相同主题”是指，

技术领域、所解决的技术问题、技术⽅案和预期的技术效果相同的发明或者实⽤新型。

下⾯借助⼏个示例来更具体地阐述优先权的概念以及在相互关联的专利申请的撰写中对优先权的考虑。

示例三：

申请⼈按照时间先后顺序递交了申请⼀、申请⼆和申请三。在申请⼀中包含主题⼀、主题⼆，但是在申

请⼀的权利要求书中只包含主题⼀。在申请⼀的优先权期限内，申请⼆要求了申请⼀的优先权，在申请

⼆中除了申请⼀的全部内容之外还在说明书中补充了新的实施例，申请⼆的独⽴权利要求1进⾏了重新概

括，以使其保护范围覆盖新的实施例，申请⼆的权利要求书包含了主题⼀、主题⼆以及反映新实施例的

主题三。申请三为PCT申请，申请⽂本与申请⼆的申请⽂本完全相同。由于在提出申请三时申请⼀的优

先权期限已经届满，故申请三只要求了申请⼆的优先权。

在申请三中，主题⼀和主题⼆在被要求优先权的申请⼆中并⾮⾸次申请，因为其已作为相同主题记载在

申请⼀之中，因此不能享有申请⼆的优先权；主题三在被要求优先权的申请⼆中作为相同主题被⾸次申

请，可以享有申请⼆的优先权。

示例四：

在撰写⾸次申请时要注重了解产品研发的现状和客户的需求，并且在此基础上确定申请策略。在⾸次申

请时针对在研发前期已形成的产品概念撰写申请⽂件，以抢占尽可能早的申请⽇，其中，申请类型采⽤

发明和实⽤新型同⽇申请。可以预计，在⾸次申请的优先权期限内，产品研发会最终完成，最终研发的

产品有可能基本相同于研发前期的产品概念，也有可能与之不同。如果最终研发的产品与研发前期的产

品概念相⽐有实质性变化，则需要再次提出专利申请。此外，在申请⽂件的撰写中同时还要考虑到将来

的海外申请。

在该示例中，在撰写⾸次申请时预先考虑到将来的在后申请，以及预先考虑到将来的海外申请，其中，

以合理的措施适当延迟⾸次申请的实⽤新型申请的过早授权和公开，避免实⽤新型专利对在后申请的专

利性产⽣不利影响。

⼀般情况下，实⽤新型专利申请只经过形式审查。为了提⾼审查效率，降低审查员的⼯作负荷，专利代

理师通常在提交实⽤新型专利申请时或者利⽤两个⽉主动修改时机尽可能地避免或消除形式缺陷，以达

到实⽤新型申请尽快授权的⽬的。⼀些实⽤新型申请甚⾄在不到半年的时间内就已经获得授权和公告。

在该示例中，在提交⾸次申请的实⽤新型申请时，在权利要求书中保留⼀些典型的形式缺陷，例如权利

要求的多项引⽤的引⽤关系、在权利要求中包含优选特征等等。在收到补正意⻅通知书之后，可以在答

复期限届满前不久处理这些形式缺陷，以充分利⽤两个⽉的补正期限，必要时还可以办理延期⼿续。在

收到授权通知书之后，可以在临近办理授权登记期限届满前不久办理授权登记⼿续。通过合理的延迟措

施，可以在最终产品研发完成之前，在在后专利申请的递交之前，使得⾸次申请的发明申请和实⽤新型

申请均处于未公开状态，不构成在后专利申请的现有技术。

在该示例中，最终研发的产品与研发前期的产品概念存在⼀定的差别，可以视为最佳实施例，并且研发

前期的产品概念仍具有专利保护的价值，因此有必要再次提出专利申请。在后专利申请可以要求⾸次申

请的优先权，在⾸次申请的申请⽂本的基础上做出修改，例如重写权利要求书，其中，在独⽴权利要求

中可以进⾏重新概括，以使其保护范围覆盖各个实施例，⼀部分权利要求可以反映⾸次申请的技术⽅案

并且可以享有⾸次申请的优先权，⼀部分权利要求可以反映最佳实施例并且不享有⾸次申请的优先权；

在说明书中可以新增最佳实施例以及针对重写的权利要求进⾏适应性的修改。

在该示例中，为了在海外获得专利保护，可以提交PCT申请，同时要求上述两个先后递交的专利申请的

优先权。

示例五：

⾸次申请的撰写由其他专利代理所完成。国内企业认识到，该专利申请所承载的产品的重要性，有关的

技术创新在国内和海外都具有专利保护的价值，并因此委托实⼒更强的专利代理所由更富有经验的专利

代理师办理在后的PCT申请的撰写⼯作。

在办理PCT申请撰写时，应当查明⾸次申请的案情。该⾸次申请因在请求书中勾选了提前公布⽽已被公

布。经过对技术⽅案的深⼊研究，可以发现⾸次申请的权利要求的保护范围有显著的改进空间。在撰写

在后的PCT申请时需要考虑到，⾸次申请已公开对在PCT申请中不享有优先权的技术⽅案的专利性的影响。

在该示例中，海外申请的⽬标国包括美国。对于将来的基于PCT申请的美国申请⽽⾔，⾸次申请的公开

在美国申请的有效申请⽇以前的⼀年以内发⽣，⾸次申请的公开不会不利地影响在后申请的专利性。按

照美国专利实践，在有效申请⽇⼀年内由发明⼈或直接从发明⼈处获知的其他⼈披露的对⽐⽂件不是现

有技术。在美国以外的许多国家中，对于将来的基于PCT申请的海外申请⽽⾔，已公开的⾸次申请构成

海外申请中的不享有优先权的技术⽅案的现有技术，并且因此可能对它们的专利性产⽣不利影响。

在该示例中，技术⽅案涉及⼀种汽⻋变速器，适⽤于由内燃机和电动机混合驱动。在⾸次申请中，独⽴

权利要求的保护范围与具体实施⽅式基本⽆差别。

发明⼈作为汽⻋变速器领域的专家，通常不具有充分的专利知识，关注重点往往在于实际研发产品的最

佳实施⽅式，在审稿时难以意识到⾸次申请的权利要求的概括是否合理。

在撰写PCT申请时，在查明⾸次申请的案情的前提下，在专利代理师与企业的发明⼈和知识产权管理⼈

员共同研究和交流的情况下，⼀⽅⾯鉴于美国专利实践，以已公开的⾸次申请不构成现有技术为出发

点，重新撰写权利要求书，⼀⽅⾯鉴于其他海外国家的专利实践，确保⼀部分权利要求可以享有⾸次申

请的优先权，⼀部分权利要求即使在不享有⾸次申请的优先权的情况下也具有专利性成⽴的较⾼可能

性，以便在⾸次申请中未被清楚描述的重要的技术细节可以通过有关的从属权利要求得到保护，为申请

⼈在这些海外国家争取尽可能⼤的利益。

三、权利要求的合理数量

在五⼤局中，以及在诸多其他国家的专利制度中，专利申请的官⽅费⽤以及专利代理费⽤通常都与权利

要求的数量密切相关。在撰写专利申请时可以考虑权利要求的合理数量。

按照我国的专利实践，10个以内的权利要求不产⽣附加费，从第11项起产⽣附加费。按照美国的专利实

践，3个以内的独⽴权利要求以及总共20个以内的权利要求不产⽣附加费，从第21项起产⽣附加费，从

第4个独⽴权利要求起产⽣额外的附加费；此外，多项引⽤的权利要求，不仅会产⽣额外的费⽤，⽽且

在计算权利要求项数时会按照被引⽤的权利要求的项数进⾏计算。按照欧洲的专利实践，15个以内的权

利要求不产⽣附加费，从第16项起产⽣附加费。按照⽇本和韩国的专利实践，虽然没有单独的权利要求

附加费，但是专利审查费和维持专利的年费与权利要求的数量是直接相关的。总⽽⾔之，权利要求的数

量越多，通常意味着费⽤越⾼。

关于PCT申请，权利要求的数量与官费⽆关。可以适当地多写⼀些权利要求，使得尽可能多的技术⽅案

被检索，这对于此后的国家阶段可以是有利的。

对于海外申请⽽⾔，⽆论是通过《巴黎公约》途径的专利申请，还是通过PCT申请进⼊国家阶段的途径

的专利申请，可以针对不同的国家采取不同形式的修改。这些修改通常可以在递交的同时执⾏，在⼀些

国家和地区可以在启动实质审查之前的主动修改时机中实现。

在EPO，可选特征“优选…”、“例如…”、“特别是…”或者类似的表述通常是可接受的，表述“A或者

B”、“A和/或B”、“A、B和C之中的⾄少⼀项”通常也是可接受的，多项引⽤的引⽤关系同样是可接受

的，它们在EPO的专利实践中被普遍采⽤。通过这些措施可以适当减少欧洲专利申请的权利要求的数

量。

在USPTO，多项引⽤的引⽤关系会导致⾮常⾼的附加费⽤，上⾯提及的可选特征也是不可接受的。在提

交美国专利申请时可以考虑这些因素，通过适当的修改，例如通过适当删除⼀些重要性较低的权利要

求，通过引⼊表述“A、B和C之中的⾄少⼀项”等等，可以合理地控制权利要求的数量。需要提及的是，

在美国专利申请中，独⽴权利要求的概念与我国实践不同。例如当其他独⽴权利要求对第⼀个独⽴权利

要求存在引⽤时，其他独⽴权利要求不被视为独⽴权利要求。例如，权利要求1要求保护⼀种产品，权利

要求11要求保护⼀种⽤于制造权利要求1的产品的⽅法，在此情况下，权利要求11按照美国专利实践不被

视为独⽴权利要求。利⽤美国本地的这样的专利实践，对于包含在申请⽂件中的三个不同⽅⾯，可以通

过三个独⽴权利要求来实现更加全⾯的专利保护。

在JPO，可选特征是不允许的，但是多项引⽤的引⽤关系是可接受的。在KIPO，多项引⽤的引⽤关系是

不允许的，可选特征也是不允许的。然⽽与我国实践不同，在韩国的专利实践中，不同⼤⼩的保护范围

可以通过“或”关系来并列。通过合理地采⽤“或者”、“A、B、C之中的⾄少⼀项”或者类似的表述，可以

合理控制权利要求的数量。

综上所述，在撰写⾸次申请时，可以针对后续潜在的专利申请考虑⾸次申请的申请策略，使其与产品研

发的持续性相适应，尽可能降低和避免在先申请对在后申请的不利影响；在专利申请撰写中，可以以宽

⼴的视野综合考虑国内的专利实践和海外的专利实践，采取合适的申请⽂本撰写⻛格；针对海外申请的

不同⽬标国可以制定相应的策略，针对不同的海外申请采⽤与之相适应的申请⽂本，利⽤合理的规则控

制海外申请的成本。