摘要
科研机构的专利战略基于三个关键决定。第一个决定是否提交专利申请。该决定取决于有关市场、发明和技术的独特性和实用性、获得专利保护的可能性、发明人相关因素、以及申请专利对社会和人道责任的矛盾影响等可靠信息。第二个决定是许可给现有公司还是给新设的衍生公司。第三个决定是收取多少许可费。与三个决定都相关的关键问题是申请专利是不是全球获取的最有效途径。科研机构难以确定公允的市场价值是科研机构、私营公司和发展中国家进行许可协议公平协商的最大挑战。本章概述了获取价值的过程，还提供了一些粗略的数字作为指导。总体而言，作者认为在争取完美财务条款的无休止协商过程中，达成协议比等待最佳协议要好得多。
一、引言
本章讨论如何评估大学和科研机构的新发明。主要关注源自基础研究而非研发项目的偏早期“大学阶段发明”。大多数“大学阶段发明”在形成市场化产品的过程中都需要持续不断的资金和时间投入。这类投资风险极大，因为技术实用性和市场接受度都无法确知。
这里假设科研机构的利益主要是技术转移的社会效益：将新药和其他产品用于公共用途、鼓励新技术应用以增强产业竞争力、促进经济发展以创造就业。假设许可权使用费收益是次要考虑。（即使在美国，拜杜法案授权美国科研机构拥有和许可政府资助产生的技术发明，但是该法案的提出也是为促进经济发展，而非作为资助科研机构的机制。25年来，专利许可产生的收益，尽管对科研机构有用，但平均看起来仅占科研预算的极小部分。）
二、评估过程
技术转移办公室对偏早期发明进行评估，以便做出如下三个决定：
（1）是否对发明提交专利申请；
（2）是否将发明营销给现有公司或尝试新设衍生公司；
（3）对发明收取多少许可费。
庆幸的是，通常无需同时做出三个决定。当然，如果第一个问题的答案是否定的，其他两个问题也不必考虑。
2.1、决定一：是否提交专利申请
假设提交专利申请所需的资金可以获得但数额有限。提交专利的决定应考虑回答以下问题：
（1）该发明是否可能获得具有足够广泛的权利主张，以保护产品或产品线，而不仅仅是现有技术的微小变种？
（2）如果获得专利，本发明是否会吸引受许可人或投资开展商业化，并为科研机构产生足够回报以确保专利费用的合理性？
（3）申请专利是实现社会最大化获取该技术的方式吗？
第一个可专利性的问题相对容易回答，有较大的确定性（虽然不绝对）。如果时间允许，检索过去和已公布的未决专利等文献将揭示现有技术。可能情况下，检索最好由图书馆专业人士与发明人并肩完成。如果发现现有技术有潜在重要性，可以采用专利代理机构评估其重要性和可能主张的权利要求。现有技术的检索也可能会注意到需要考虑的支配性专利。
第二个问题——如果该技术获得专利，该技术能否吸引到投资以开展商业化——比第一个问题更难以确定的回答。市场调研需要时间和精力。如果技术转移办公室收到许多发明披露（MIT每年收到大约450份发明披露），那么就没有足够资源对每一项发明进行市场调研。此外，在出版之前可能没有足够的时间进行市场调研（特别是在学术机构中，政策反对因为专利或其他商业原因而延迟出版）。申请专利前的保密要求也限制了任何市场调研的深度。
最后，必须看到发明创新性越高越难获得好的市场反馈。新技术的潜在用户难以轻易确定他们从未想过的事务的价值。商业史充满了对潜在创新产品的低估（例如，影印机和家用电脑）。源自大学基础研究的创新发明应该会遭遇类似挑战。
那么，技术许可办公室应该做什么？
需要考虑以下问题。通过与发明人讨论、一些图书馆查新工作、与潜在用户或投资人讨论，以及经技术转移专业人士的经验和判断，大部分问题将被回答。
2.1.1、市场
重点在于试图回答这些关于发明的市场可能是什么的问题：
（1）该发明满足了什么需求？是重要的、公认的需求还是次要的需求？
（2）该需求的现状是什么样的？或者它是否已经完全被满足？
（3）市场规模有多大？巨大、很大、很小，还是微不足道？（正如后续定价中讨论的，专利持有人通常不需要更准确的估计，尽管受许可人或投资人需要更加准确。）
（4）市场是否已经具备，或是市场需要发展？
（5）是朝阳领域还是夕阳领域？
2.1.2、技术
科研机构需要回答这些关于新技术、现有技术，以及如何开发等问题：
（1）该技术将如何改变市场目前强调的需求？
（2）新技术不仅与现有技术不同，而且更好吗？如果更好，它提供的主要优势是什么？
（3）该技术工作起来的有效程度有多少？能否向潜在的受许可人或投资人证明吗？
（4）将发明开发成商业产品需要投入多长时间和多少资金？
2.1.3、专利保护程度
回答以下问题将有助于决策者决定申请专利在费用方面是否值得：
（1）现有技术检索（或对科学现状的了解）是否表明可能存在广泛的权利主张？
（2）这些发明处于产品化的早期阶段，而专利将会在产品入市时失效？（可悲的是，许多人看到在市场开始快速增长时，专利却到期了）
（3）领域发展速度太快，使得专利不再相关了吗？专利取得授权时，发明已经被淘汰？（在美国的软件专利中并不少见）
（4）实施专利的行为能否易于发现，可以对侵权者采取行动？（如果制造方法简单且，不需要特殊材料，发明在最终产品中并不明显，那么实施行为就不易被界定。）
2.1.4、发明人
发明人参与通常对大学阶段技术的发展至关重要。发明人最熟悉该技术，最可能对其使用有所了解。一些发明人（特别是学生或研究人员）可能希望离开科研机构并加入（或帮助组建）公司。然而，大多数教授或高级研究人员可能愿意选择留在科研机构，当然他们可以为开发发明的公司提供咨询或兼职工作。
另一方面，如果发明人没有兴趣看到技术被开发，并且不愿意帮助开展专利的市场营销，这些任务就很难有希望了。
考虑以下问题，能够判断发明人找到受许可人或投资人的效率。正如我们将看到的，并非所有的科研成果都应以文件证明！
（1）发明是否属于该发明人的主要研究领域？如果没有，发明人是否完全熟悉该发明的市场需求？
（2）发明人是否在该发明领域有业务联系？
（3）发明人是否著名？（以诺贝尔奖获得者的名义营销专利要容易很多！）
（4）发明人是否配合与受许可人或投资人进行会面，分享他或她关于发明的潜力和开发路径？
（5）发明人是否对开发任务的难度和不确定性、潜在的财务回报等有切实的预期？
（6）与投资人或公司的关系能够合理推进，还是发明人过于天真或过于偏执？
2.1.5、社会责任
在公共政策方面，专利是一把双刃剑。专利能够非常有效地保护投资。此外，大学专利许可已被证明比公共领域的替代发明更能刺激投资。还能够为科研机构带来急需的收入（尽管大学阶段发明的收入潜力被夸大）。另一方面，当专利持有人（或独家受许可人）不对该专利所有应用领域进行投资时，专利将会限制新技术的投资。不投资所有可以使用专利技术的领域时，专利可以限制对新技术的投资。专利有时被用来通过排除竞争而维持必需品的高价。
专利在发展中国家治疗疾病的药物和疫苗开发和分销方面尤为矛盾。如果发展中国家有有效治疗疾病的药物和疫苗，并可以低成本生产，慈善家则不希望存在专利，因为缺乏专利将允许竞争，导致更低价格和更广泛可用性。但在缺乏有效药物和疫苗的情况下，可能需要专利来确保制药公司的利润，鼓励其投资新药和疫苗的研究、开发和临床试验。以上悖论给技术转移专业人士带来了特殊负担。在推进非营利性科研机构的健康和农业相关专利许可项目时，技术转移专业人士必须尝试战略性专利保护，以保护发达国家的利润并鼓励商业研究和开发。同时，必须采用机制确保穷人能够获得最终产品。
当决定涉及公共利益的新发明是否申请专利时，有很多问题需要考虑，部分如下：
（1）该技术在没有获得进一步开发的大量投资，是否具有明显的实用性？即使它不是专利，而是放在公共领域，它是否会被广泛使用？
（2）如果上述问题的答案是肯定的，专利持有机构能否设计出一种非排他性的许可策略，允许在不妨碍技术使用的情况下产生收入？
（3）如果该技术需要大量风险投资，因此需要专利和独家许可，那么是否应该放弃在发展中国家的专利以鼓励仿制药竞争？（在某些情况下，该方法对健康和农业专利是合理的。）
（4）专利持有人是否可以要求其他再许可机制，以促进发展中国家公共部门的低成本制造和分销？
（5）如果该药物或疫苗预期只在发展中国家使用，而发达国家市场很小或根本没有市场，通过专利和有限许可进行市场聚集会创造一个足够盈利的市场，鼓励开发和临床试验吗？
（6）专利持有人是否应该允许非营利科研机构免费使用专利研究工具？
2.1.6、区域考虑因素
专利申请决定某种程度上取决于科研机构及其地理位置。例如：
（1）在欠发达区域（发达国家和发展中国家都是），特别是与本地产业和技术技能相适应的技术，可以促进创造就业机会和促进本地经济；
（2）公共机构，相比私营机构，可能更强调能够促进当地经济发展的技术，特别当技术转移是立法者决定如何慷慨资助特定机构的指标之一；
（3）医疗机构可能决定为市场规模相对较小的产品申请专利，因为将对患者有潜在好处。
总之，系列挑战难以处理。对任何给定发明，大多数答案最好只能是猜测。然而，猜测应该是有根据，技术许可办公室的判断可能是可用的。技术许可办公室，以及更高级的管理层必须认识到，申请专利是一个冒险决定。专利费用昂贵，专利预算有限。尽管如此，决策者必须认识到，说“不”比说“是”容易，但不对以后变得重要的技术提交专利申请的“疏忽罪”，比提交了专利而许可不出去的“委托罪”更糟糕。决策者还要考虑到，如果专利要求过于严格，只有少数提交给技术许可办公室的发明被申请专利。这将使科研人员感到沮丧，并导致随后几年的发明披露减少。
2.2、决定二：把发明营销给现有公司或者许可给衍生公司
许可给现有公司比给衍生公司（专门为开发许可技术而成立的新公司）具有许多优势。现有公司已经具有管理等基础设施。公司通常有足够资金来开发发明，而且其财务状况通常容易评估。该公司通常也具有分销渠道，其品牌和市场准入将使最终产品分销起来更容易、更有效。从科研机构角度看，许可协议比给衍生公司的协议更容易，利益冲突的可能性更小。
许可给现有公司也存在困难和缺点。首先，现有公司（特别是大型公司）很难注意到未经证实的新发明。现有公司已经制定了研发议程和优先事项，而需要开发的新技术可能会造成混乱。大公司里也很难找到一位“拥护者”，能够在新技术开发过程中遇到难以避免问题时提供热情支持。
许可给现有公司的单个最大缺点是，公司可能失去对技术的兴趣，或者更糟糕的是，公司对独家许可有一些兴趣，但项目获得较少优先级和资源。当项目出现问题时，大公司往往难以找到合适的人提供信息或协商许可变更。
许可给衍生公司的优缺点几乎与许可给现有公司相反。在开始阶段，衍生公司致力于将发明作为最高优先事项进行开发。通常会与一个或多个发明人密切合作。此外，科研机构了解相关人员。许可权的收益安排可能包括股权和许可权使用费，在一定程度上保证科研机构至少能从中获得一定回报。而且，如果公司战略与原始技术（或技术无效）不一致，尽管专利权无法产生使用费，但股权还可以流通，并奖励科研机构在组建公司方面的作用。
从发明人/科研人员角度看，或者从科研机构角度看，衍生公司存在着利益冲突的重大风险。经常地，发明人和科研机构都持有公司股票。可能导致对公司财富的不良利益，相关方可能鼓励科研机构对未来知识产权做出让步，从出版物中隔离数据，或滥用科研机构资源或员工时间。如果科研机构将自有资金投资于该公司，情况就会恶化。因此，如果科研机构打算围绕技术产生衍生公司，就需要精心制定和精心实施利益冲突政策。
衍生公司也很脆弱。必须找到管理人才，并募集资金。衍生公司高度依赖管理团队的才能，一个糟糕聘用可能使公司倒退一年甚至更长时间。衍生公司通常在市场营销和开发分销渠道方面存在困难。在经济困难时期，很难吸引进一步投资，而且，由于下一轮融资难或出售价格低，科研机构的股权份额变得毫无价值，陷入绝望。由于股权投资的复杂性，技术转移协议可能比传统许可协议谈判难度更大。
对于不同发明，传统许可和衍生公司的优缺点是不同的。当满足以下标准时，最好选择衍生公司：
（1）该发明是一种平台技术，不止可以产生一种产品，还可以产生多种产品。当只展望一种产品时，很难证明衍生公司风险合理。此外，一家新成立的公司更有可能尝试利用这项技术的全部潜在应用，而一家成熟公司则更有可能将重点放在现有产品线的单项补充；
（2）目前行业没有类似产品。新公司在成熟市场上竞争是困难的，除非该技术具有压倒性优势；
（3）市场规模足够大，足以证明风险的合理性。对需要大量开发投资的技术尤其如此。由于衍生公司的失败率通常很高，投资人期望从获胜者获得巨大的投资回报。因此，市场规模小是不够的。
（4）在存在衍生公司的国家、其打算出口的主要市场，存在强有力的知识产权保护。专利是小公司对抗大公司的主要保护措施，在技术被证明成功后进入市场。如果没有专利，大公司第二个进入市场，其市场实力完全压倒创新型小公司。
（5）至少有一位可靠的发明人将作为创始人、顾问或员工（最重要的标准）加入公司。如果没有这种“人力资源转移”，几乎不可能筹集到投资资金，而且开发该技术难度更大。
现实中，技术转移办公室通常会在传统许可和衍生公司之间做出选择。如果发明人不想为衍生公司的产品做出贡献，那就不太可能成功。另一方面，如果发明人想要形成衍生公司，并且没有明确理由说不可行，则不建议技术转移办公室“从父母那里接生”并交给现有公司。这样的行为可能会在科研机构中引起政治问题，也可能阻碍未来发明人报告发明。
2.3、决定三：对发明收取多少许可费
尽管科研机构可能主要为了社会利益从事技术转移，但大多数机构仍希望从许可中获得合理经济回报。公司希望从产品中获利，但前提条件是，优惠条款可能适用于市场规模较小或支付能力有限的关键公共产品。
在通常条件下（利润部门），技术转移办公室如何决定某项发明许可的合理回报？不幸的是，太多的技术许可办公室花费了太多的时间试图以所谓科学方式评估“胚胎发明”的总价值。当开发技术的成本、制造成本、市场应用周期和最终市场规模都是未知的，甚至无法合理估计时，计算器仍在运行净现值计算和其他更深奥的公式上。因此，计算通常满足“垃圾入/垃圾出”公理，结果基本上没有意义。
幸运的是，技术转移办公室几乎从未被要求（或能够）以一口价出售一项技术（很少有公司或投资人愿意预先为未经验证技术支付的任何大笔款项，即使科研机构愿意出售）。因此，发明的全部价值不需要在技术转移时计算。许可协议和衍生公司协议通过支付组合在科研机构和公司之间分担不确定性的风险，有些在许可开始时，另一些在许可以后，取决于未来销售或公司成功。
在对现有公司的传统许可中，许可的财务条款包括（可能还有其他条款，例如，再许可使用费）：
（1）入门费：执行许可时应付金额；
（2）维护费：年费，在需要支付许可费的年度中替代销售提成（因此，年费在产品销售年份中作为“最低许可权使用费”）；
（3）专利费用报销：大学几乎总会要求；
（4）里程碑费用：通常仅在技术风险很大，且需要大量投资时才适用（达到里程碑——例如，批准临床测试或监管批准销售——以验证技术，使科研机构在相对较低的初始许可费情况下获得更多回报）；
（5）销售提成：占销售额百分比（可能会带来巨大价值，但取决于技术成功和市场对产品的接受程度）。
在对衍生公司的许可中，财务条款可能包括：
（1）入门费；
（2）维护费；
（3）专利费用报销；
（4）里程碑费用；
（5）销售提成；
（6）公司股票（股权）。
股票份额可能是或不是科研机构的主要回报来源。公司股权对科研机构而言当然是最有风险的部分。当经济环境差时，公司难以获得流动性（即公开发行股票或被大公司收购）。此外，如果公司以后必须向投资人融资，并且进展不佳（或者投资环境不好），公司不得不接受股权稀释。这使得初始股票几乎一文不值。
如果同时使用许可费和股权，单个通常都低于“纯现金”或“纯股权”交易情况。此外，衍生公司的许可费通常低于大公司，因为初创公司通常现金不足，需要现金开发技术。
传统许可和衍生公司的要点是，如果技术成功，主要的财务回报将来自许可费和（或）股权。传统许可和衍生公司的回报都是线性的。也就是说，一旦设定许可费率（例如，净销售额的4%），那么无论最终产品的销售额是每年10万美元还是每年1亿美元，该公式都将产生“适当回报”：
（1）如果每年销售额仅为10万美元，该公司每年向科研机构支付的费用仅为4000美元；因为销量不高，所以许可费不多但也公平；
（2）如果每年销售额为1亿美元，科研机构每年将获得400万美元，这反映了产品的巨大成功。
同样，如果科研机构从总共100万股创始人股票中获得10万股原始股，占公司股份10%，以出让技术，然后：
（1）如果流动性股票为每股50美元（公司经营成功），大学将获得500万美元；
（2）如果股价低，反映“绝望收购”价格仅为每股0.50美元，科研机构将只获得5000美元。
值得强调的是，科研机构不需要知道许可或设立公司时的技术总价值，因为持续的许可费收入或股权收入的线性特点决定了科研机构的回报金额。然而，收购公司（或衍生公司）必须对技术的最终价值及其开发成本有更好评估，因为他们必须平衡在市场中开发产品的成本、风险、预期销售额和利润回报。幸运的是，工业和金融投资人有更好的资源做出这类评估。
三、数字是多少？
写作和阅读本章节充满风险。人们经常要求提供一个数字，但问题是没有典型的数字，因为没有典型的交易，而每一笔交易都是独特的。本章节试图提供关于数字的指导。以下内容基于个人在英美国机构的经验，依赖以下内容：
（1）技术对最终产品的重要性；
（2）产品类型；
（3）技术和最终产品的独特性；
（4）该类产品、工业部门的典型盈利能力；
（5）知识产权是否是公司的核心知识产权，或仅占一小部分；
（6）知识产权的优势和广度；
（7）知识产权是否包括： 仅专利权、科研机构可以获得收益的额外实际经验（大多数实际经验在公共领域）、来自科研机构对未来技术和专利的“管道”（管道太宽是一个危险的先例）；
（8）公司是否必须获得第三方的专利围堵许可；
（9）技术的发展状况；
（10）开发专利需要的时间和资金投入；
（11）公司所在国家的开发成本；
（12）受许可人所在国家和美国的不同经济状况——包括股票市场状况和投资环境；
（13）科研机构相对公司的谈判能力；
（14）科研机构的谈判技巧。
大学获得的股权数量将取决于上述变量，以及技术和衍生公司在离开科研机构前的孵化程度。例如，如果大学仅将学术阶段的发明许可给新成立的公司，股权数量（或百分比）将会较低，如果大学投资开展概念验证或开发最终产品原型，则会较高。如果大学协助组建公司，帮助设计和编写商业计划，聘用管理团队，帮助公司融资，甚至允许公司最初一两年被安置在科研机构的实验室，可获得的股权比例最高。
根据上述因素和美国经验，下面给出一般情况下的许可费和收益的典型范围。应该理解仍有许多交易超出这个范围。
（1）一般许可（无股权）：许可费用10000至200000美元；年度许可费（最低许可权使用费）20000至200000美元（通常逐年增加，最后达到稳定）；里程碑（如果存在）50000至1000000美元（后者适用于药物获得FDA上市许可）；销售提成费0.5%-7%（下限适用于工艺改进或大宗商品，上限适用于非大宗商品和产品专利），对软件和药物组成成分的专利，数值可能更高。
（2）投资100万美元的衍生公司股权结构（根据英美经验，以下股权分配比例适用于投资100万美元之后的衍生公司，假设较低的许可费和销售提成）：风险投资者33%；科研机构仅基于知识产权5%-7%； 如果科研机构进行了广泛孵化10%-15%；科研机构总额10%-22%；员工期权池20%；创始人团队25%-32%（如果科研机构没有提供孵化，创业人团队可以达到40%-45%）。
四、结论
偏早期的技术评估和定价更多是艺术而非科学（适用于谈判）。取得成功需要对产品开发、制造和市场的广泛知识，可比较技术的定价知识（如果可以获得），以及经验。技术转移办公室主要从他们自身的经验中进行学习，并研究类似机构的经验。如果办公室可以吸引和保持有能力的人才和管理层的承诺，他们将随着时间推移而做的更好。
任何交易都不完美。一些甚至会失败。然而，重要的是与一家能够成功开发产品的公司达成协议，要比等待最佳交易或无休止地争取最佳财务条件要好得多。只有技术得到发展并推向市场，才能使公众受益。这也是大学和技术许可办公室的最终目标。
作者：Lita Nelsen（麻省理工学院技术许可办公室原主任）
译者：马肯翻（kendall_research@163.com）
原标题：Evaluating Inventions from Research Institutions
文章来源：ipHandbook of Best Practices, Chapter No. 9.1, 2007，http://www.iphandbook.org/
（首发于肯德尔研究公众号：Kendall_Research，欢迎关注微信公众号！）
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